Marchio di fatto: cos’è, quali tutele sono previste e perché registrarlo

“A cosa serve registrare un marchio?” ;“Il mio marchio non corre il rischio di essere contraffatto”. Queste sono le frasi che sentiamo spesso ripetere dagli imprenditori che, per mancanza di tempo o di denaro, cattiva informazione o noncuranza, trascurano la registrazione del marchio, rendendo il brand estremamente vulnerabile. La registrazione del marchio, infatti, riconosce al titolare l’uso esclusivo del marchio e garantisce una serie di tutele: costituisce una protezione contro la concorrenza e la contraffazione a livello nazionale o internazionale, a seconda del tipo di deposito richiesto; vieta l’uso di segni simili o identici da parte di terzi; permette lo sfruttamento economico del marchio per il licensing, la cessione a terzi, o come garanzia per l’accesso a eventuali finanziamenti; è uno dei punti essenziali per una strategia di branding a lungo termine.

Tuttavia, la normativa italiana prevede delle forme di tutela anche per il marchio non registrato, purché abbia i requisiti per essere considerato un marchio di fatto. In particolare, si parla di marchio di fatto quando il marchio viene utilizzato da parte del suo proprietario per contraddistinguere in modo univoco attività, prodotti e servizi, senza che vi sia stata la procedura di deposito o di registrazione. 

Non pensare, però, che la tutela del marchio non registrato sia scontata. Stabilire se un marchio possa essere considerato un marchio di fatto in caso di controversia legale spetta al giudice. Egli ne valuterà la riconoscibilità, la notorietà e la distintività presso il pubblico di riferimento e in un ambito territoriale ben delineabile.

Dunque, partiamo con la nostra guida sui marchi di fatto e vediamo quali sono gli eventuali vantaggi e svantaggi di questa scelta. 

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Cosa si intende per marchio di fatto? Definizione

A livello giuridico, la definizione di marchio di fatto è riconducibile all’art. 2571 del Codice Civile, che dice: “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

Da questa definizione emergono i requisiti che deve avere un marchio per essere considerato un marchio di fatto:

• si tratta di un marchio che non è stato registrato; 
• è già in uso per la commercializzazione dei servizi o prodotti;
• contraddistingue le attività del brand;
• è riconoscibile dalla clientela, che lo associa a determinati prodotti o servizi;
• gode di capacità distintiva in un territorio di riferimento. 

In particolare, i requisiti per la tutela del marchio di fatto sono il preuso e la notorietà.

A differenza del marchio registrato, può essere tutelato solo se un giudice stabilisce che possiede i requisiti per la tutela, ossia abbia già acquisito notorietà presso un target stabilito e sia stato già in uso. Al contrario, i marchi registrati godono di una tutela certa un merito alla titolarità del diritto e alla sua protezione su tutto il territorio nazionale, o per l’area geografica per la quale è avvenuta la registrazione. In proposito, potrebbe interessarti anche il nostro articolo sulla registrazione del marchio europeo.

Inoltre, per il marchio di fatto, la tutela è limitata all’ambito del preuso: ovvero, si applica solo alle categorie merceologiche e al territorio in cui è avvenuto il preuso.

Marchio di fatto: le norme

I riferimenti normativi per la tutela del marchio di fatto sono:

• l’articolo 1 del Codice di Proprietà industriale (CPI), secondo cui i segni distintivi possono essere tutelati dalla legge anche se non registrati.
• L’articolo 12 del Codice di Proprietà industriale (CPI), dove vengono stabiliti i diritti e le tutele derivanti dalla registrazione del marchio.
• L’articolo 1275 del Codice Civile, in cui si afferma il principio del preuso e la facoltà di utilizzo per chi aveva già fatto uso del marchio prima della registrazione da parte di altri.

Inoltre, su questo argomento è particolarmente significativa la giurisprudenza. Tra le sentenze della Cassazione Civile che bisogna tener presenti ci sono:

• la sentenza 12323/2015: stabilisce che, solo provando il pre-uso del segno, può essere riconosciuto il marchio di fatto e i diritti da esso derivanti;
• la sentenza 9889/2016: spiega che il diritto d’uso di un marchio di fatto è conseguente alla notorietà acquisita; il mantenimento di questo diritto è subordinato al suo reale uso.

In pratica, i requisiti del marchio di fatto sono essenzialmente due: il pre-uso (e l’uso effettivo) e la notorietà.

Preuso del marchio, cosa si intende?

Rispetto al marchio registrato, per godere delle tutele previste per i marchi di fatto bisogna dimostrare l’uso di fatto del marchio non registrato all’interno di un determinato territorio. Ciò si può fare producendo una serie di prove, quali cataloghi, depliant, fatture o articoli in cui viene citato il marchio e la ditta o la denominazione sociale di chi ne richiede il riconoscimento dei diritti.

Nel caso dei marchi registrati, invece, i diritti di esclusiva vengono riconosciuti dalla registrazione, senza la necessità di provarne l’utilizzo o la notorietà. Quest’ultima costituisce, invece, uno dei principali requisiti del marchio di fatto. 

Ambito territoriale della protezione: la notorietà

Per determinare l’ambito del preuso bisogna considerare la notorietà del marchio presso il pubblico, che si distingue in notorietà locale e notorietà generale.

Il marchio di fatto con notorietà generale è un segno conosciuto a livello nazionale, noto sul mercato. Quando un marchio rientra in questa tipologia, costituisce un impedimento alla registrazione successiva di un marchio simile o identico. In caso di utilizzo di un marchio di fatto con notorietà generale da parte di terzi, il titolare potrà avviare un’azione legale per contraffazione del marchio di fatto o concorrenza sleale.

Come per il pre-uso, per provare la notorietà del marchio sono utili i documenti di prova come le fatture emesse, i cataloghi, le campagne pubblicitarie a carattere nazionale, la partecipazione a fiere ecc. Inoltre, va dimostrato che le attività svolte abbiano avuto carattere intensivo e durino da tempo.

Dobbiamo specificare però che la protezione del marchio di fatto con notorietà locale è riconosciuta solo localmente, nell’ambito geografico in cui il marchio è noto. Ciò significa che il segno non registrato ma noto in una zona geografica ben definita non costituisce un impedimento per la registrazione dello stesso marchio o di un segno simile a livello nazionale. Nell’eventualità che questo accada, i due marchi dovrebbero coesistere in ambito locale.

Limiti del marchio non registrato

Dunque, il riconoscimento di un marchio di fatto gli conferisce alcune delle tutele previste per i marchi registrati, quando è possibile dimostrare i requisiti che li definiscono tali. Alcune delle tutele certamente escluse sono descritte nell’articolo 20 del CPI. Ad esempio quelle relative allo sfruttamento economico del marchio su prodotti differenti rispetto a quelli per i quali era già stato utilizzato o il licensing.

In effetti, secondo la legge, il marchio di fatto può essere utilizzato solo per i prodotti per i quali è già stato utilizzato e nel territorio in cui è diffuso o noto. Non puoi impiegare un marchio di fatto in altri contesti o per altri prodotti/servizi.

Infine, il titolare di un marchio non registrato, oltre a dover dimostrare il preuso del segno in oggetto, dovrà continuare ad utilizzarlo nel tempo, tenendo sempre traccia del suo uso. A tal proposito, ricorda che per dimostrare l’uso continuo del marchio alle autorità giudiziarie sono fondamentali fatture, tracce delle attività promozionali, materiale di comunicazione.

È possibile tutelare un marchio non registrato?

La prima cosa da fare per tutelare un marchio non registrato è usare il segno con continuità e in maniera invasiva, ossia sul materiale pubblicitario, sulle fatture, sul packaging. Questo materiale va poi archiviato e mantenuto nel tempo qualora servisse presentarlo di fronte all’autorità giudiziaria.

Dall’altro canto, dal momento che abbiamo visto che dimostrare che il segno sia divenuto un marchio di fatto è estremamente complicato, perché richiede una serie di prove oltre ad una pronuncia da parte di un giudice, si suggerisce di optare sempre per la registrazione del marchio, l’unica a poter garantire con certezza la sua tutela giuridica.

Non registrare il marchio: vantaggi e svantaggi  

Ma quali sono le ragioni per cui non si registra un marchio?

In genere, chi decide di non registrare il proprio marchio lo fa per risparmiare soldi e tempo. Si tratta di una strategia da valutare se hai un’azienda estremamente piccola, se non pensi di uscire dalla tua nicchia di mercato o se stai testando il tuo prodotto/servizio.

Tuttavia, non registrare il marchio espone il tuo brand a rischi notevoli:

• non hai la certezza che il segno venga riconosciuto come marchio di fatto;
• può essere facilmente registrato da terzi;
• difficilmente può essere difeso nei casi di contraffazione o uso improprio;
• non può avvalersi delle decontribuzioni previste per i marchi registrati dati in licenza e royalties;
• ha un valore economico inferiore in caso di cessione del marchio.

Molte aziende optano erroneamente per la registrazione di un nome a dominio per il proprio sito internet come alternativa alla registrazione del marchio, oppure non considerano proprio la via della registrazione del marchio per risparmiare denaro. Questo a discapito della tutela del brand, perché se è chi ha registrato il marchio ad aver diritto al dominio che richiama il marchio e non il contrario. Ciò significa che, anche se hai registrato il dominio prima di chi ha registrato il marchio, è quest’ultimo ad avere diritto anche al relativo dominio.

Inoltre, non tutti sanno che quasi ogni anno ci sono fondi o bandi per la registrazione dei marchi, grazie ai quali si può coprire buona parte delle spese di deposito.

Come tutelare un marchio con Ecommerce Legale

Utilizzare un segno non registrato è una soluzione che può avere conseguenze pesanti su un’azienda. Per chi apre un’attività si tratta di una scelta imprenditoriale lecita per risparmiare denaro ma, alla lunga, espone il marchio alla contraffazione o a un uso illecito da parte di terzi. 

Inoltre, non rappresenta una scelta lungimirante perché il marchio di fatto si limita al preuso e non dà diritto allo sfruttamento economico del marchio in caso di cessione dei diritti o di licensing. Insomma, quello che costituisce un asset fondamentale per un’azienda può perdere il suo valore. Pensa a Apple o ad Amazon. Sai quanto valgono questi marchi? Apple occupa il primo posto tra i brand più quotati al mondo con i suoi 488,9 miliardi di dollari, mentre Amazon è al terzo posto della classifica dopo Microsoft, con 298,1 miliardi di dollari.

Di sicuro non sono spiccioli ed è difficile, se non impossibile, arrivare a tali livelli. Ma questo è per dimostrarti che, spesso, valgono più gli asset immateriali di un’azienda che quelli materiali, come macchinari o prodotti.

La registrazione di un marchio è un passo indispensabile per tutelare un brand e non puoi di certo trascurarla. Contattaci per consulenza: attraverso la ricerca di anteriorità, ti aiuteremo a valutare se il tuo marchio è già registrato e, se non lo è, passeremo alla domanda di registrazione. Per mettere al sicuro il tuo brand per il futuro, proseguiremo il nostro lavoro con un’attività di vigilanza, in modo che non ci siano imprevisti.

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Floriana Capone

L’Avvocato dell’Ecommerce