ecommerce legale spiega come registrare un marchio europeo - registrazione marchio europeo - costo registrazione marchio europeo - procedura registrazione marchio europeo - registrazione MUE

Come registrare un marchio europeo: procedura di registrazione MUE

Se vendo all’estero, posso proteggere il mio marchio fuori dai confini nazionali?  Come si fa la registrazione di un marchio europeo?

Se la tua attività non si svolge solamente in Italia e il tuo ecommerce vende anche negli altri Stati europei è essenziale che tu abbia una strategia per la tutela del marchio nazionale e internazionale.

Il marchio è uno degli asset immateriali più importanti per le aziende. Attraverso un logo, un’immagine, un suono o una scritta, infatti, esso veicola i pilastri sui quali si costruisce il valore del brand: la value proposition, la personalità e i valori, la presenza nella mente dei consumatori, il know-how. Dunque, parliamo di un elemento intangibile che può valere una fortuna.

Ma a cosa serve depositare un marchio europeo?

La registrazione del marchio europeo riconosce al depositario l’uso esclusivo del marchio per dieci anni, a partire dalla data della domanda, rinnovabili ogni dieci anni.

Se la domanda di registrazione viene accolta, hai uno strumento valido per proteggere il tuo marchio dalla contraffazione, da atti di concorrenza sleale o parassitaria o dall’uso improprio all’interno dell’Unione Europea.

Quando si registra un marchio è importante riflettere sull’estensione territoriale. Da questa, infatti, dipende l’area geografica all’interno della quale è valida la tutela del marchio. A seconda del mercato in cui ti muovi già o delle intenzioni di crescita che hai, puoi prendere in considerazione diverse opzioni: la registrazione del marchio italiano; la registrazione del marchio europeo; il deposito del marchio nazionale e il deposito del marchio internazionale.

La differenza tra la registrazione MUE e la registrazione del marchio internazionale, in particolare, è che il primo si limita agli Stati membri dell’Unione Europea, mentre la registrazione internazionale tutela il marchio in tutti i Paesi aderenti al trattato di Madrid (attualmente sono 97). 

Vediamo come si registra un marchio europeo.

Cos’è il marchio europeo MUE

In primis, ti direi di soffermarci un attimo sulla definizione di marchio europeo: un marchio può essere formato da immagini, parole, lettere, numeri, suoni, forme e colori. Questi possono essere combinati o proposti singolarmente. A seconda degli elementi che compongono il marchio, si distinguono varie tipologie di marchi tra cui: marchi denominativi; marchi figurativi; marchi di forma; marchi di posizione; marchi multimediali.

Inoltre, nell’Unione Europea vengono riconosciuti tre tipi di marchi:

  • marchi individuali: sono i marchi di impresa utilizzati per distinguere prodotti e servizi di un brand;
  • marchi collettivi: quelli che indicano i prodotti e i servizi di un gruppo di aziende o di un’associazione di imprese e che garantiscono la qualità dei prodotti provenienti da una determinata zona geografica (per esempio, il Consorzio del Prosciutto di Parma comprende anche aziende titolari di propri marchi di impresa come Fiorucci o Fratelli Beretta);
  • marchi di certificazione: distinguono prodotti e i servizi conformi ai requisiti di certificazione di enti certificatori o associazioni. Il regolamento sul marchio UE definisce i marchi di certificazione UE come marchi “idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.” (articolo 83, paragrafo 1, RMUE).

 Ambito territoriale MUE

Un MUE, quindi, è un marchio registrato a livello europeo, ovvero tutelato nel territorio dell’Unione Europea.  

Con la registrazione di un marchio europeo viene garantita la protezione del marchio all’interno di tutti i paesi membri UE. Questo attribuisce al proprietario il diritto esclusivo di utilizzo del marchio ai fini commerciali negli attuali 27 paesi dell’Unione (tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna) e in quelli che entreranno a farne parte nel periodo di validità della registrazione. 

Ricorda che, sebbene si trovino geograficamente in Europa, sono diversi i Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea – Russia, Turchia, Svizzera, Repubblica di San Marino – e in cui non è riconosciuta la registrazione europea del marchio.

La registrazione di un marchio europeo riconosce diritti simili alla registrazione del marchio in Italia. Oltre all’uso esclusivo del marchio o di marchi simili, il proprietario ha il diritto di impedirne l’uso illegittimo a terzi e il diritto di non essere contestato per l’uso del marchio.

Requisiti di legge del marchio europeo

La legge permette di registrare come marchio europeo qualsiasi segno conforme al Regolamento sul marchio UE:

Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: 

a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e 

b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.”  

Proprio come in Italia, per la registrazione del MUE è necessario che il marchio abbia i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità

Il Regolamento contiene anche una lista degli impedimenti alla registrazione, dovuti alle caratteristiche del marchio o alla procedura di registrazione. In particolare, non possono essere registrati i marchi privi di carattere distintivo, i segni contrari all’ordine pubblico, i marchi che possono indurre in errore il pubblico. Quest’ultimo punto è importante soprattutto in relazione alle pratiche commerciali scorrette, per le quali sono state recentemente inasprite le sanzioni con l’introduzione della normativa Omnibus.

Inoltre, sono esclusi dalla registrazione del marchio i segni simili o identici a marchi anteriori per cui sia già stata depositata la domanda di registrazione.     

Come registrare un marchio a livello europeo

La prima cosa da dire è che chiunque può depositare una domanda di registrazione del marchio europeo. Il deposito va fatto solo presso l’EUIPO attraverso il sistema di deposito telematico.

La domanda di deposito per il MUE deve essere presentata esclusivamente in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Nella domanda va indicata anche una seconda lingua a cui ricorrere in caso di procedimenti di opposizione e/o annullamento. 

I segni da registrare devono essere caricati in determinati formati richiesti dall’EUIPO. La rappresentazione deve poter essere riprodotta in maniera chiara e comprensibile. 

Nella domanda bisogna indicare in maniera precisa le Classi di Nizza per cui si intende effettuare il deposito, ossia le classi merceologiche corrispondenti al tipo di prodotti o servizi per i quali verrà impiegato il logo.

Proprio su questo aspetto, è importante che tu sappia due cose:

  • dopo il deposito della domanda non è possibile aggiungere un’altra classe. Per estendere la copertura ad altre categorie merceologiche è necessario depositare una nuova domanda di registrazione di MUE con le classi da coprire;
  • dalla tipologia di classi che inserisci nella domanda dipende l’ambito di tutela che avrà il tuo marchio. È essenziale che le classi corrispondano effettivamente alle attività del tuo brand e a quelle su cui intendi aprirti nel prossimo futuro.  

⚠️ ATTENZIONE ALLA RICERCA DI ANTERIORITÀ:

Prima di registrare un marchio europeo, però, è importante che ti dica una cosa: non puoi assolutamente trascurare la ricerca di anteriorità! Questo passaggio serve per verificare che non esista già un marchio registrato simile o identico a quello che intendi depositare. Così facendo, eviterai che la tua domanda di registrazione venga opposta da parte del titolare del marchio anteriore, oppure che questo possa richiedere un risarcimento del danno per sviamento della clientela, concorrenza sleale  e che i tempi per la tutela della tua idea imprenditoriale si allunghino. Infatti, l’EUIPO non effettua questo tipo di analisi, anzi: nel caso in cui vengano depositati marchi simili a quelli già registrati, invia automaticamente una comunicazione al titolare del marchio anteriore per avvertirlo del deposito di un marchio potenzialmente in contrasto.

Dopo il deposito della domanda non sono ammesse modifiche sostanziali ma solo correzioni di piccola entità, come la limitazione o la modifica della descrizione dei prodotti e dei servizi delle classi di registrazione. 

Qual è il costo per la registrazione di un marchio europeo 

Il costo base per la registrazione di un marchio europeo è di 850 euro. Comprende la tutela del marchio per 10 anni e la copertura per una sola classe merceologica

Inserire una seconda classe ha un costo aggiuntivo di 50 euro. Mentre, per ogni classe merceologica ulteriore sono previsti ulteriori 150 euro.

Questi costi, però, possono essere affrontati anche grazie ai fondi per la registrazione del marchio destinati alle piccole e medie imprese. Noi di Ecommerce Legale siamo sempre attenti alla disponibilità dei fondi e segnaliamo ai nostri clienti quando è possibile accedere agli incentivi. Questo permette di tutelare il marchio al meglio, sostenendo solo una minima parte delle spese previste.

Come registrare un marchio europeo

Come ti ho già anticipato, chiunque può presentare la domanda di registrazione del marchio europeo. E molto spesso le persone decidono di rinunciare alla consulenza legale per evitare costi aggiuntivi. Tuttavia, nonostante possa apparire piuttosto semplice, anche registrare un marchio in Europa nasconde diverse insidie. La ricerca di marchi registrati (ricerca di anteriorità) è una di queste: senza le dovute competenze non è semplice scoprire l’esistenza di un marchio precedente simile o uguale a quello che si intende depositare, oppure verificare che quel marchio precedente possa ritenersi in contrasto con quello che si intende depositare. Inoltre, presentare una domanda di registrazione di marchio europeo senza aver effettuato un’adeguata e competente analisi di anteriorità comporta un alto rischio di ricevere opposizioni e diffide da parte di terzi titolari di marchi anteriori: a quel punto, i costi aumenteranno i termini di spese legali, rebranding, ed eventuali risarcimenti.

La scelta delle classi merceologiche è il secondo punto su cui è facile sbagliare nella procedura di registrazione. Perché è possibile che si includano troppe classi rispetto a quelle necessarie, arrivando a costi spropositati, che non si selezionino le classi merceologiche opportune o che le categorie non siano sufficienti per tutelare il marchio, oppure che siano talmente ampie da essere un marchio vago.

Per avere la garanzia che il marchio sia protetto, nella registrazione di un marchio europeo è sempre meglio affidarsi ad uno studio legale specializzato nel deposito di marchi e brevetti come Ecommerce Legale. I professionisti del nostro studio legale, infatti, fanno questo lavoro in modo accurato, senza tralasciare passaggi fondamentali affinché la procedura di registrazione sia efficace. Contattaci ora per una call conoscitiva e scopri cosa possiamo fare per te.

Floriana Capone

L’Avvocato dell’Ecommerce

POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE
Menu
error: Content is protected !!