Come si registra un marchio? Quanto costa registrare un marchio? Perché registrare un marchio?
Se stai pensando di aprire un ecommerce o di lanciare un nuovo prodotto sul mercato e vuoi tutelare il tuo business, allora devi registrare il tuo marchio!
Registrare un marchio è uno dei primi passaggi a cui bisognerebbe dedicarsi quando si avvia un business, si lancia un prodotto, un servizio o un nuovo brand.
Si tratta di una procedura fondamentale se vuoi:
- garantirti l’uso esclusivo del marchio,
- mantenere il possesso del tuo dominio,
- salvaguardare il valore del brand.
Infatti, la scelta di registrare il marchio ti garantirà la tutela del brand dalla contraffazione e dal suo uso improprio da parte dei competitors, che potrebbero per esempio utilizzarne uno identico o simile per sfruttare la rinomanza del tuo marchio, o la sua keyword, per portare, sul loro dominio, il traffico dei tuoi possibili clienti.
In questa guida completa sulla registrazione del marchio ti spiegherò come registrare un marchio, passo dopo passo, e ti darò anche qualche dritta affinché la tua domanda di registrazione venga accettata senza impedimenti.
Ti faccio un disclaimer, però.
Depositare una domanda di registrazione di un marchio senza le giuste competenze ed esperienza, potrebbe anche arrecare qualche problema legale, nonostante la buona fede.
Nella migliore delle ipotesi, potresti subire il rigetto della domanda che dovrai quindi depositare di nuovo, sostenendo due volte le spese di registrazione ed esponendo il tuo marchio ai rischi derivanti dalla mancata registrazione. Oppure aver registrato un marchio che non tutela affatto il tuo business perché hai sbagliato a scegliere le classi di nizza giuste.
Nella peggiore delle ipotesi, ti esporrai al rischio di controversie legali con i titolari di marchi in contrasto col tuo, che potranno depositare opposizione alla registrazione del tuo marchio, oppure domandarti il risarcimento del danno per concorrenza sleale, o peggio ancora denunciarti per contraffazione.
Per questo consiglio di rivolgerti ad un legale esperto in registrazione dei marchi che si occuperà anche dell’analisi preliminare di registrabilità del marchio, indirizzandoti anche verso la scelta più giusta del marchio da depositare.
Bando alle ciance, ecco l’iter completo per la registrazione del marchio!
Indice
| Perché conviene registrare un marchio: vantaggi per aziende e professionisti
Registrare il marchio del proprio ecommerce è importante per tre motivi:
- detenerne l’uso esclusivo,
- possedere la titolarità del dominio,
- trasmettere un messaggio ai clienti (valori aziendali, immagine aziendale, ecc.).
La registrazione del marchio riserva al suo titolare il diritto all’uso esclusivo di commercializzare e pubblicizzare prodotti e servizi con quel marchio. Di conseguenza, egli può decidere se vietare o concedere la sua utilizzazione a terzi.
La titolarità del dominio implica anche che chi registra un dominio online con lo stesso nome di un marchio già depositato, potrebbe essere addirittura denunciato per contraffazione se sfrutta la notorietà di un marchio registrato, falsificandolo. Quindi, se si registra il marchio, anche il dominio viene conseguentemente tutelato.
Lato marketing, poi, il marchio si configura come uno strumento di comunicazione vero e proprio, capace di rappresentare i valori aziendali. Tutelare il marchio, quindi, evita che altre aziende approfittino della tua brand image per crescere a livello economico e di immagine.
Inoltre, in caso di contestazioni da parte di terzi, la registrazione del marchio è uno dei riferimenti più importanti a cui ci si può appellare.
Infine, con la registrazione demarchi puoi vietare a terzi l’utilizzo del marchio come keyword nell’advertising.
| Cos’è un marchio
Il marchio è un segno utile ad identificare e a contraddistinguere un’impresa da un’altra. Esso è regolamentato dal codice civile (artt. 2569 – 2574 c.c.) e dal codice di proprietà industriale (artt.7-28), oltre che dalla normativa europea ed internazionale.
Generalmente un marchio per essere considerato tale, deve possedere due caratteristiche importanti: deve essere distintivo, cioè non deve avere denominazioni generiche o meramente descrittive dei prodotti o servizi (ad esempio, non posso creare un marchio per bottiglie d’acqua con nome “Acqua”, perchè è troppo generico); deve essere nuovo, cioè deve distinguersi da altri marchi precedenti.
Inoltre, il marchio funge da indicatore di provenienza del prodotto o servizio e da indicatore di garanzia di qualità. Infatti i consumatori associano e misurano la qualità dei prodotti in base al marchio a cui appartengono.
Infine, il marchio ha funzione pubblicitaria, in quanto grazie al simbolo riesce a comunicare un messaggio visivo al pubblico, trasmettendo i propri valori aziendali e le caratteristiche dei prodotti/servizi che si commercializzano.
> Quali tipologie di marchio ci sono
Il marchio può essere rappresentato in vari modi e, a seconda delle sue caratteristiche, viene distinto in:
- Marchio denominativo: quando vengono utilizzate parole, numeri o nomi di persona (es. Elisabetta Franchi).
- Marchio figurativo: quando contiene disegni, immagini o altri elementi visivi (es. il baffo Nike).
- Marchio misto: quando contiene disegni o immagini, con elementi verbali (es. il logo della LEGO).
Anche la forma, la posizione e il colore possono essere definiti marchi di forma. Si pensi alla forma della bottiglia della Coca Cola o la suola rossa delle scarpe Louboutin.
Infine, nella definizione di marchio sono inclusi anche suoni, odori e movimenti (un esempio è l’odore di erba tagliata per le palline da golf).
La scelta della tipologia di marchio da registrare è molto importante e determinante per la tutela da attribuire al brand.
Per questo è opportuno rivolgersi ad un legale specializzato che sappia indirizzarti nella scelta migliore per la tutela del brand.
> Registrare un marchio o un brevetto?
I marchi e i brevetti sono entrambi disciplinati dal Codice di proprietà industriale, ma presentano delle notevoli differenze.
I brevetti sono regolamentati dall’articolo 45 in cui si spiega che “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”
Quindi, il titolare del brevetto gode dei diritti esclusivi sull’invenzione, acquisendo il diritto di attuare l’invenzione e trarne vantaggi economici.
Mentre i marchi servono per identificare e contraddistinguere i prodotti immessi nel mercato da un’azienda piuttosto che da un’altra.
> Cos’è un marchio collettivo
Il marchio collettivo è regolamentato dall’articolo 11 del C.P.I. e consiste in un segno distintivo che serve a contrassegnare prodotti o servizi di più imprese per la loro origine, natura o qualità.
Spesso la domanda per la registrazione del marchio proviene da un insieme di consorziati e viene depositata accanto a un regolamento specifico (disciplinare), nel quale viene chiarito chi può utilizzare il marchio e i requisiti necessari che deve avere il prodotto.
Inoltre, ha una funzione di garanzia in quanto i marchi collettivi assicurano ai consumatori le caratteristiche di qualità e origine dei prodotti e servizi che stanno per acquistare.
Alcuni esempi sono: “Pura Lana Vergine”, “Grana Padano”, “Bancomat”.
| Come si registra una marchio: procedura, consigli e strategie
La registrazione di marchio può essere gestita personalmente dal soggetto interessato oppure affidata ad un legale rappresentante, un consulente in proprietà industriale regolarmente iscritto all’ordine o ad un avvocato iscritto all’albo.
La domanda può essere inviata tramite un deposito postale, alla Camera di Commercio o all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) attraverso un processo telematico.
Prima di procedere con la registrazione, tuttavia, ci sono dei passaggi preliminari che fanno sì che la procedura vada a buon fine: l’analisi delle caratteristiche del marchio, la ricerca di anteriorità, la scelta delle categorie merceologiche per le quali effettuare la registrazione e una valutazione sui territori in cui tutelare il marchio.
Vediamo questi step nel dettaglio.
> Verifica della sussistenza dei requisiti
Prima di registrare un marchio è necessario svolgere un’analisi preliminare per assicurarsi che rispetti tutti i requisiti richiesti.
Come ho accennato sopra, i requisiti sostanziali necessari sono: novità, capacità distintiva, novità e verità.
Novità
Il marchio deve essere nuovo. Non può essere identico o simile ad un altro e non può contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini ad un marchio simile o identico già registrato o che abbia efficacia nello stesso Stato. Per quanto riguarda marchi già notoriamente conosciuti, non può essere registrato con lo stesso nome e simile nemmeno se riguarda prodotti o servizi non affini. Ad esempio, non posso registrare un marchio denominato “Coca Cola” per una produzione di penne, perché potrebbe confondere il consumatore.
Capacità distintiva
Il marchio di un’impresa deve contraddistinguersi dalla concorrenza. Per questo i marchi con segni divenuti ormai di uso comune nel linguaggio corrente, non possono essere oggetto di registrazione. Tantomeno denominazioni generiche o descrittive del prodotto/servizio (riferendosi ad esempio alla qualità, la quantità, il valore o la provenienza geografica).
Questa caratteristica però, può variare nel tempo. La capacità distintiva di un marchio può venir meno per effetto della volgarizzazione del termine, che non indica più il prodotto o servizio di quella determinata impresa, ma diventa così generica che i consumatori la usano per riferirsi a tutti i prodotti della stessa categoria merceologica e con le stesse caratteristiche. Si pensi ai marchi “Cellophane” o “Scottex”.
Contrariamente, possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni che prima della domanda di registrazione abbiano già acquistato carattere distintivo, anche se fanno riferimento a parole generiche. Due esempi molto calzanti sono quelli di “poltronesofà” e “Scarpe&Scarpe”.
Verità
Possono costituire oggetto di registrazione i segni che non sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Non ingannano il pubblico circa la qualità, natura o provenienza geografica dei prodotti o servizi.
> Ricerca di anteriorità
Prima di procedere con la registrazione vera e propria, è necessario effettuare una ricerca di anteriorità, per verificare se sono già stati registrati marchi uguali o affini al marchio che si vuole registrare.
Questo procedimento è utile per evitare di depositare un marchio simile o uguale a quello già registrato da altri. in questo caso, infatti, ci si potrebbe imbattere in una procedura di opposizione alla registrazione del marchio (cioè il titolare del marchio già registrato avvia un procedimento amministrativo per ottenere il rigetto della domanda di registrazione del marchio simile).
Per questa attività, è doveroso affidarsi ad un avvocato esperto in registrazione marchi in grado di valutare la somiglianza tra i marchi e di valutare se questa può determinare quel rischio di confusione tra i marchi che ostacola la registrazione di quello successivo.
La ricerca di anteriorità si svolge innanzitutto consultando alcuni database (come il Data base UIBM per ricerche di marchi italiani) ma questa ricerca;
- non mostra risultati di marchi simili o già noti ma non registrati, ma solo marchi identici a quello che si vuole depositare.
- non valuta la sussistenza degli altri aspetti da valutare, per cui è molto sconsigliato farla in autonomia, senza le giuste competenze.
Infatti, per effettuare una buona ricerca di anteriorità bisogna considerare molti aspetti:
- identità: si verifica l’esistenza di marchi identici a quello che si vuole registrare;
- similitudine: si controlla l’eventuale esistenza di marchi simili (sia nel modo in cui è stato scritto, sia nella pronuncia);
- immagini utilizzate;
- ricerca territoriale: bisogna accertarsi che non ci sia un altro marchio simile registrato entro gli stessi confini nazionali;
- classe merceologica: considerando le classi di Nizza, bisogna selezionare una o più classi merceologiche da inserire nella domanda di registrazione.
> Scelta delle classi merceologiche di riferimento
Durante la fase di registrazione del marchio viene richiesto di associare le classi merceologiche di riferimento del prodotto o servizio in questione. A questo punto si può prendere in considerazione la Classificazione di Nizza, un accordo internazionale del 1957, che riporta un elenco di prodotti e servizi raggruppati in categorie chiamate, appunto, Classi di Nizza. Esse servono per categorizzare il prodotto o servizio in questione e godere dei diritti che derivano dalla registrazione del marchio, evitando che terzi registrino lo stesso marchio (o simile) per la stessa categoria merceologica.
La Classificazione viene aggiornata periodicamente e, ad oggi, i paesi aderenti all’accordo sono 88, anche se la categorizzazione si applica anche in molte altre nazioni non aderenti.
Le classi merceologiche sono 45 (34 classi di prodotti e 11 classi di servizi) ed ogni classe è individuabile con un numero di riferimento e un elenco di prodotti/servizi.
Se si vendono prodotti di cancelleria per l’ufficio, per esempio, il marchio sarà registrato nella classe 16; mentre se si svolge un servizio di ristorazione, la classe giusta sarà la 43.
Nella domanda di registrazione si possono inserire anche più classi merceologiche. La vendita online di prodotti alimentari è uno di questi casi, poiché rientra nella classe 29 e 30 della Classificazione di Nizza.
È utile sapere che, una volta depositata la domanda di registrazione con su scritte le classi merceologiche di riferimento, non è più possibile estendere il numero delle classi, ma esse possono solo essere ridotte; per cui è importante registrare le classi giuste tenendo conto delle prospettive di crescita del proprio business.
> Registrazione di un marchio italiano
Una volta effettuata la ricerca di anteriorità ed individuate le giuste classi merceologiche, si può presentare la richiesta di registrazione del marchio.
Se vuoi registrare il tuo marchio nel territorio italiano, ottenendo tutela entro i nostri confini nazionali, è necessario compilare la domanda di registrazione e presentarla telematicamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure depositarla presso la Camera di Commercio.
Per inviare la domanda di registrazione del marchio per via telematica, è necessario possedere un indirizzo PEC e possedere un account sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Prima di presentare la richiesta, è doveroso compilare la domanda di registrazione del marchio, in cui inserire i dati riguardanti il titolare, la percentuale dei diritti degli appartenenti, tipologia del deposito del marchio, tipologia di deposito richiesto, descrizione del marchio, priorità, rappresentazione del marchio. Inoltre va inserita anche la natura, la denominazione e la descrizione del marchio.
Quanto costa registrare un marchio in Italia?
La procedura prevede anche il pagamento di tasse e imposte per la registrazione del marchio:
- tassa di concessione governativa: 101,00 euro per la prima classe merceologica indicata e 34,00 euro per ogni classe aggiunta;
- diritti di segreteria: dovuti solo per domande cartacee;
- imposta da bollo (42 euro per deposito online e 16 euro per ogni foglio, se cartacea).
Per i marchi collettivi, il costo per la registrazione di una sola classe merceologica è di 337,00 euro e deve essere allegata una copia del regolamento dell’uso del marchio.
Una volta depositata la domanda contenente tutta la documentazione necessaria (domanda di registrazione compilata e firmata, marche da bollo, ricevute di pagamento dei diritti di segreteria, un esempio di raffigurazione del marchio), si dovrà attendere l’esame di verifica del marchio dall’ente competente.
Se il marchio supera l’esame, verrà pubblicato nel Bollettino dei marchi entro due/tre mesi dal deposito. Da tale momento in poi, qualsiasi titolare di un marchio anteriore che ritiene violato un proprio diritto, ha la possibilità di presentare opposizione alla registrazione e il periodo di opponibilità del marchio dura tre mesi dalla pubblicazione.
Se invece la registrazione si conclude correttamente, senza nessuna opposizione, il marchio verrà concesso e il titolare potrà ritirare l’attestato di registrazione.
La registrazione del marchio è valida per 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda, la quale può essere rinnovabile.
> Registrazione di un marchio europeo
Per la registrazione del marchio in Europa, ci si deve affidare all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con sede in Spagna.
Le modalità di registrazione sono le stesse: telematica o cartacea, mentre i costi di registrazione sono superiori a quelli italiani perché si riceve tutela in un maggior numero di Stati. Infatti, per registrare il marchio in una sola Classe merceologica europea, il costo è di 850,00 euro; se si vuole aggiungere una seconda Classe, bisogna sommare ulteriori 50,00 euro. Mentre, per ogni Classe merceologica superiore alla seconda, si aggiungono 150,00 euro.
L’iter di registrazione del marchio europeo è uguale a quello italiano, anzi è addirittura più veloce in quanto la fase di esame da parte dell’EUIPO è tendenzialmente più rapida (non è necessario aver già registrato un marchio nazionale).
Una differenza consiste nel momento di inizio della tutela del marchio:
- per il marchio europeo, la tutela parte dal momento della registrazione (quindi decorsi tot mesi dalla data di deposito);
- per il marchio italiano, la tutela la si acquista dalla data del deposito.
> Registrazione di un marchio internazionale
L’ente competente per la registrazione del marchio internazionale è il WIPO (World Intellectual Property Organization) dove il procedimento di registrazione è piuttosto complesso.
In primo luogo, devi aver già depositato una domanda di registrazione del marchio presso un ufficio territoriale, da estendere anche negli altri Paesi scelti in fase di registrazione di marchio internazionale. La domanda di registrazione dovrà poi essere analizzata dagli uffici nazionali competenti dei vari Paesi.
Per i primi cinque anni dalla data di deposito del marchio internazionale, la sorte delle espansioni del marchio di base sono strettamente legate al destino dello stesso marchio. Per cui, se il marchio di base dovesse essere annullato o non concesso, anche il marchio internazionale verrebbe cancellato. Mentre, nei successivi 5 anni, se decadono i diritti del marchio di base, gli altri diritti del marchio internazionale rimangono saldi.
I costi di registrazione sono piuttosto elevati, e dipendono dai Paesi presso cui si vuole ottenere la registrazione del marchio internazionale.
> Casi particolari: CINA e USA
Nella vendita online, è molto facile attraversare i confini e continenti, per cui può essere opportuno tutelare il proprio brand anche in Paesi apparentemente molto distanti dalla sede della nostra impresa, pensiamo alla Cina e agli Stati Uniti.
Nei prossimi paragrafi, faremo un focus su come si registra un marchio in Cina e in America, due Paesi che rappresentano forse i partner commerciali più presenti in ambito ecommerce.
Come registrare un marchio in Cina
In Cina vige il principio del “First-to-file”, cioè vi è la presunzione che chi deposita il marchio sia il legittimo proprietario dello stesso.
Un altro fattore importante è la lingua. Quindi, dal momento in cui decidi di registrare il tuo marchio in Cina devi fare attenzione alla giusta traduzione del nome.
Torniamo all’esempio del famoso marchio Coca Cola, che tradotto letteralmente in cinese, risultava: “piacevole potere affumicato”. Oltre ad essere una frase priva di senso, non esprimeva i principi dell’azienda. Perciò, la Coca Cola ha deciso di ideare degli ideogrammi che in cinese significano: “piacere per la bocca” ma che hanno una pronuncia diversa dall’originale marchio.
Anche la modalità di registrazione è diversa: ci si può avvalere del registro nazionale al China Trade Mark Office, se si vuole registrare il marchio in Cina; oppure tramite la registrazione internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (che però è sconsigliato se si vuole ottenere una migliore traduzione).
In base ai principi cinesi, le marche vietate sono quelle che hanno simboli simili o uguali alla bandiera cinese oppure che ingannano o si caratterizzano per una pubblicità esagerata del prodotto. Infine, sono vietati marchi di natura discriminatoria nei confronti di qualsiasi altra nazionalità.
Come registrare un marchio negli USA
Per registrare il marchio negli Stati Uniti, è necessario depositare la domanda all’USPTO (U.S. Patent and Trademark Office).
L’iter di registrazione è simile a quello italiano, con una notevole differenza: è lo stesso Ufficio americano che verifica e rifiuta il marchio quando ne esistono già altri identici o simili registrati. Perciò, se stai chiedendo la tutela per un marchio già precedentemente registrato, sarà l’ufficio a negare la possibilità di registrazione.
Una volta approvato e pubblicato il marchio, è previsto un periodo di opposizione che dura 30 giorni.
Anche nel momento dell’inizio della tutela ci sono delle procedure differenti: il marchio statunitense è coperto per un periodo di 10 anni a partire dalla data di registrazione, con la possibilità di rinnovo al termine di tale periodo.
Ciononostante, sia per la registrazione che per il rinnovo, è necessaria la dimostrazione dell’utilizzo del marchio presentando una dichiarazione d’uso che testimonia l’effettivo impiego dello stesso, altrimenti l’ufficio provvede alla sua cancellazione.
Una dettaglio importante del marchio americano sono i diritti di proprietà: essi nascono nel momento in cui il marchio inizia ad essere effettivamente utilizzato in commercio. Per cui, chi gode di questi diritti, diventa automaticamente titolare del marchio e la sua registrazione serve soltanto per dare prova della proprietà.
| Come registrare un marchio online e in Camera di Commercio
Il modo più veloce per presentare la domanda di registrazione del marchio è attraverso la procedura telematica.
Prima del deposito è necessario effettuare la compilazione della domanda nella corrispondente sezione online e registrarsi ai servizi telematici. Questi consentono il pagamento per mezzo della carta di credito, bonifico bancario, PagoPa e altre modalità.
In fase di registrazione occorre anche una marca da bollo da 42,00 euro, con un codice da inserire al momento della compilazione della domanda.
Infine l’UIBM, dopo aver ricevuto la domanda, invia il pagamento tramite f24 per il pagamento della tassa, oppure è possibile pagare tramite il sistema PagoPA.
Se si vuole procedere tramite la Camera di Commercio, si deve scaricare, compilare e depositare la domanda di registrazione del marchio. La domanda può essere depositata dal richiedente (il futuro titolare) oppure dal mandatario o dall’avvocato (attraverso la lettera d’incarico).
Prima del deposito è doveroso pagare i diritti di segreteria alla CCIAA ed infine depositare la copia originale, due copie del modulo e un’immagine del marchio.
| Simbologia e il suo corretto uso
Una volta terminato il processo di registrazione, il simbolo che indica il marchio registrato è Ⓡ. Esso può essere apposto a lato di un marchio soltanto quando è già intervenuto un atto di concessione da parte dell’Ufficio competente.
Mentre, se ci si trova davanti al simbolo ™ , significa che il marchio è stato soltanto depositato, ma non è stato ancora registrato.
| Registrare marchio e logo assieme (marchio misto)
Il logo di un ecommerce, ma in generale di un’azienda, è uno degli elementi basilari per la Brand Identity.
Essa è composta da più componenti, quali:
- nome: che può essere registrato come marchio denominativo;
- payoff: cioè la frase che trasmette i valori del brand (come ad esempio “Just do it” della Nike), anche questo registrabile come marchio denominativo;
- logotipo: un segno grafico contenente anche parole e che quindi potrebbe essere un marchio figurativo con elementi denominativi;
- pittogramma: il segno solo grafico che rende unico il brand (esempio: il baffo della Nike), registrabile come marchio figurativo.
- logo: potrebbe essere composto da più di questi elementi, ad esempio nome, pittogramma e payoff e registrato come unico marchio. Ma essi potrebbero anche essere registrati singolarmente ricevendo più tutela.
Per registrare un logo come marchio , questo deve avere la capacità di distinguere prodotti e servizi dell’impresa e rispettare i requisiti della novità, capacità distintiva, liceità e verità come per la registrazione del marchio.
Dev’essere effettuata la ricerca di anteriorità per assicurarsi che non esistano marchi identici o simili già registrati ed indicare le classi merceologiche di appartenenza. Per il resto, si procede con la registrazione del marchio, depositando la domanda all’UIBM o alla Camera di Commercio, nelle modalità che abbiamo detto sopra.
Anche qui non posso che consigliare di affidarsi ad un avvocato esperto nella registrazione dei marchi, che sappia indicarti se e quando è opportuno registrare marchio e logo assieme, oppure quando è opportuno procedere con depositi diversi.
| Marchio registrato e marchio di fatto: quando conviene registrare un marchio già in uso?
Il marchio non deve essere per forza registrato, ma la registrazione permette una maggiore tutela per l’ecommerce. Infatti, l’ordinamento giuridico protegge maggiormente i marchi registrati perchè vi sono elementi considerati certi, come la data, la classe e il territorio entro il quale il marchio è protetto. Grazie a questi elementi probatori, puoi dimostrare la titolarità e il diritto di uso esclusivo del marchio, nel caso di utilizzo da parte di altri di un marchio uguale o affine.
In Italia esiste anche il marchio di fatto, che viene considerato come vero e proprio marchio per le sue caratteristiche di riconoscibilità e distintività, anche se non registrato.
Per godere di tutela, tuttavia, devi dimostrare molti elementi:
- l’inizio dell’utilizzo del marchio,
- l’estensione territoriale (cioè dove utilizzo il marchio),
- la classe merceologica,
- la notorietà, la quale deve essere riconosciuta a livello nazionale.
Il marchio di fatto può godere di una tutela passiva, grazie al principio del preuso (art. 2571 del c.c.). Quindi hai la possibilità di continuare ad utilizzare il marchio in oggetto, ma negli stretti limiti in cui lo facevi anteriormente alla registrazione del marchio usato dal terzo.
Il marchio di fatto gode anche di una tutela attiva, ma negli stretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
L’art. 12 del CPI afferma che “il marchio non ha il requisito della novità” se esistono altri già segni distintivi notori. Per segni distintivi si intendono anche il nome del dominio e i marchi di fatto.
Quindi chi assume di essere titolare di marchio di fatto e vuole contestare la registrazione e l’uso di un marchio simile o identico al suo, deve essere titolare di un marchio di fatto che gode di grande notorietà.
Ciò vuol dire che deve essere riconosciuto a livello nazionale e, come si sa, può essere un obiettivo difficile da raggiungere. Per questo, quindi, è sempre meglio registrare il marchio e avere una tutela più forte, efficace e sicura, anche online.
| Come registrare un marchio specifico
Come si registra un marchio d’abbigliamento? E un marchio di cosmetica?
Nei prossimi paragrafi troverai degli approfondimenti su come registrare un marchio in settori specifici: ecommerce, abbigliamento, cosmetica, corsi di formazione, prodotti alimentari e prodotti farmaceutici.
Iniziamo!
> Registrare il marchio di un ecommerce
Prima della registrazione di un marchio è utile farsi delle domande, quali: in che territorio ho intenzione di vendere? In quali settori voglio operare con questo marchio?
La registrazione del marchio e del logo del tuo ecommerce è importante per la tutela territoriale che desideri ricevere. Infatti, se la vendita avviene solo in Italia, è possibile registrare il marchio in Italia; ma se operi anche in altre nazioni, è meglio registrare il marchio anche negli altri Stati per evitare che terzi aprano un ecommerce con lo stesso dominio, logo e con vendita di prodotti simili o identici.
L’altro fattore importante che dovresti tenere in considerazione è la classe merceologica di riferimento, ovvero il tipo di prodotto o servizio venduto online. Per farlo puoi prendere come punto di riferimento la Classificazione di Nizza, ed in base ai prodotti/servizi, decidere la classe da associare al tuo marchio.
La scelta della Classe di Nizza deve avvenire sulla base del prodotto o del servizio che voglio commercializzare attraverso l’ecommerce. Non esiste una categoria particolare per il commercio elettronico, come avviene invece per il codice ateco.
Successivamente si deve procedere con una ricerca di anteriorità e con la registrazione del marchio presso l’ufficio competente, in base al territorio in cui si vuole ottenere tutela.
> Registrare un marchio di abbigliamento
La categoria merceologica di riferimento è la classe 25 della Classificazione di Nizza, che comprende: articoli da abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Quindi, se hai un ecommerce che vende abbigliamento sportivo, la classe 25 è quella giusta. Ma, nel caso tu abbia abbigliamento antiproiettile, la classe di riferimento è la 9.
> Registrare un marchio di cosmetica
Se hai un ecommerce che vende prodotti cosmetici, la classe di riferimento è normalmente la numero 3, che comprende: balsami, oli essenziali, saponi, profumi e molti altri prodotti.
Tuttavia, questa classe non comprende alcuni prodotti come i pennelli da trucco (classe 21) oppure gli shampoo oppure i saponi medicati (classe 5).
> Registrare un marchio di corsi di formazione
La classe 41 della Classificazione di Nizza comprende servizi resi di educazione formazione, divertimento, attività sportive e culturali.
Quindi per chi vende corsi di formazione, la classe adatta è la 41.
> Registrare un marchio di prodotti alimentari
Le classi merceologiche di riferimento per la vendita di generi alimentari sono comprese tra la 29 e la 33.
La classe merceologica 29 comprende alimenti di origine animale, verdure e altri preparati per la consumazione e conservazione, come alimenti per neonati o estratti di carne.
La classe 30 della Classificazione di Nizza include prodotti alimentari utili anche per migliorare il sapore degli alimenti, tra cui il caffè e il cioccolato.
La categoria merceologica 31 riguarda i prodotti della terra che non hanno subito alcuna preparazione per la consumazione, animali vivi, piante vive ed alimentari per animali, tra cui uova, farina, ecc….
La classe 32 delle Classi di Nizza comprende le bevande analcoliche (acqua, succhi, ecc.) mentre la classe 33 include bevande alcoliche.
> Registrare un marchio di prodotti farmaceutici
La classe di riferimento per un marchio di prodotti farmaceutici è la numero 5. Essa comprende anche prodotti ad uso medico e veterinario, come i prodotti per l’igiene intima, i deodoranti, e gli assorbenti.
La classe di riferimento per un marchio di prodotti farmaceutici è la numero 5. Essa comprende anche prodotti ad uso medico e veterinario, come i prodotti per l’igiene intima, i deodoranti, e gli assorbenti.
| Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce
La Registrazione del marchio è uno dei passaggi fondamentali per la tutela del tuo business. Sebbene le procedure possano sembrare semplici da portare avanti in maniera autonoma, come ti ho dimostrato con questa guida alla registrazione del marchio, ci sono molteplici aspetti da considerare affinché il deposito vada a buon fine e il logo o il marchio siano protetti al meglio.
La ricerca di anteriorità, la scelta delle classi merceologiche, la verifica dei requisiti e l’estensione territoriale sono passaggi complessi che richiedono la consulenza di un avvocato specializzato nella registrazione dei marchi, che conosca le procedure e sappia consigliarti con competenza.
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Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
