Come registrare un marchio in 5 passaggi

Registrare marchio

Il marchio è uno degli elementi più importanti per un brand poiché permette di distinguere i prodotti e i servizi di un’azienda da quelli delle altre presenti sul mercato.

Registrare il marchio, quindi, è fondamentale per preservare l’unicità del brand e il suo valore. Questo vale soprattutto se sei in fase di start-up.

Il deposito del marchio, infatti, riconosce al titolare il diritto esclusivo sull’uso del marchio e ne vieta la riproduzione senza il suo consenso.

Ma come si fa a registrare un marchio?

La registrazione del marchio prevede un iter specifico da seguire, con passaggi che non possono essere assolutamente tralasciati.

Una domanda di registrazione scorretta o imprecisa, infatti, può essere dichiarata irricevibile o, addirittura, rigettata.    

In questa guida vedremo quali sono i passaggi principali per registrare un marchio e non correre questi rischi.

Iniziamo!

1. La ricerca di anteriorità

Il primo passo da fare per procedere alla registrazione di un marchio è la ricerca di anteriorità o ricerca di disponibilità.

Questo passaggio serve per verificare che non esistano marchi registrati simili o identici a quello per il quale si intende chiedere la protezione.

Infatti, tra i requisiti necessari per registrare un marchio la normativa richiede la novità.

Questo significa che il segno deve essere nuovo ovvero che si distingua rispetto ad altri marchi già presenti sul mercato.

Questa analisi va effettuata per ogni tipologia di marchio registrabile:

  • marchio verbale o denominativo (parole);
  • marchio figurativo (disegni);
  • marchio sonoro (suoni);
  • marchio di forma (forma del prodotto o della confezione);
  • combinazioni e tonalità cromatiche.

La ricerca di anteriorità è fondamentale per evitare contestazioni. Infatti, se il marchio risultasse già registrato potrebbe essere depositata un’opposizione alla registrazione oppure potrebbe essere richiesto l’annullamento della registrazione già avvenuta.

D’altronde, è bene sapere che gli uffici di registrazione dei marchi non effettuano l’analisi di anteriorità, quindi non è detto che, dopo aver superato l’esame per la registrabilità del marchio, si possa escludere una qualche contestazione.

Per non sprecare tempo e denaro, si può effettuare la ricerca già nella fase di progettazione del marchio

I segni per essere considerati nuovi NON devono avere queste caratteristiche:

  • essere identici o simili ad un segno esistente e già utilizzato;
  • essere identici ad un marchio registrato in precedenza per gli stessi prodotti o servizi;
  • confondere il pubblico perché troppo simili ad un marchio già registrato;
  • avere caratteristiche simili o identiche ad un marchio noto, sia italiano che straniero.

Questa fase richiede molta attenzione e competenza, poiché bisogna consultare banche dati specifiche per valutare l’esistenza di marchi già registrati. 

2. Scelta delle categorie merceologiche tra le Classi di Nizza

Il secondo passaggio da effettuare è la scelta delle categorie merceologiche per il quale registrare il marchio.

Durante la procedura di registrazione è necessario associare il marchio ad una o più tipologie di beni o servizi.

Per individuare la classe merceologica si ricorre alla Classificazione di Nizza, che descrive 45 categorie commerciali, suddivise in prodotti e servizi.

Ad esempio la classe 25 contiene: 

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

La classe 41 contiene i seguenti servizi: 

Educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali

La scelta della categoria merceologica influisce sui costi di registrazione del marchio.

La registrazione del marchio per una sola classe costa 101,00 euro, oltre alle imposte di bollo. Mentre sono previsti 34,00 euro per l’aggiunta di ogni classe ulteriore.

L’individuazione delle classi deve essere ponderata con attenzione. 

La tutela del marchio, infatti, è relativa solo alla classe di appartenenza. E una volta depositata la domanda di registrazione non è possibile richiedere l’estensione delle classi, ma solo la loro limitazione. 

Per questo motivo, è bene richiedere la registrazione del marchio tenendo conto delle aspettative di crescita e delle reali possibilità di utilizzo del marchio.
Così eviterai di sprecare denaro per classi che non ti interessano o che il tuo marchio non abbia le tutele indispensabili.

Leggi anche: Registrare il logo come marchio: la guida legale completa

3. Compilazione della domanda

Come si fa a registrare un marchio in Italia?

Per presentare la richiesta, è necessario compilare la domanda di registrazione del marchio in cui vanno inseriti diversi dati.

Verranno richiesti dati quali: 

  • Generalità del titolare
  • Percentuale dei diritti appartenenti (es. se solo un titolare: 100%; se sono due: 50%)
  • Tipologia di deposito richiesto (es. fast- track, che prevede tempi inferiori)
  • Descrizione del marchio
  • Priorità
  • Rappresentazione del marchio

È fondamentale indicare la natura del marchio, che può essere: 

  • verbale,
  • denominativo, 
  • figurativo, 
  • sonoro, 
  • di forma, 
  • di colore.   

Inoltre, il marchio deve possedere una denominazione che va inserita insieme alla descrizione accurata del marchio.

Nella domanda vanno inserite le classi merceologiche individuate in precedenza.

Compilare la parte delle priorità è necessario solo nel caso sia stata già presentata la domanda all’estero.

4. Spese di registrazione

Per depositare la domanda di registrazione, bisogna sostenere delle spese di registrazione.

Quanto costa registrare un marchio?

Il costo finale dipende dalle modalità di presentazione della domanda.

Le spese comprendono:

  • Imposta di bollo: per il deposito online è necessaria una marca da bollo da 42,00 euro. Per la richiesta cartacea è richiesta una marca da bollo da 16,00 ogni quattro fogli. Nel computo vanno considerati anche gli allegati e i moduli aggiuntivi.
  • Tassa di concessione governativa: la spesa dipende dal numero delle classi indicate nella domanda. Per la prima classe è di 101,00 euro. Ogni classe aggiunta comporta un versamento di altri 34,00 euro direttamente all’Agenzia delle Entrate.
  • Diritti di segreteria: sono previsti solo per le domande cartacee presentate alla Camera di Commercio o tramite posta.

In Italia è possibile tutelare anche i marchi collettivi, cioè quei marchi che distinguono prodotti e servizi di imprese differenti, in relazione all’origine, la natura o la qualità. 

Registrare un marchio collettivo comporta una spesa di 337,00 euro per una classe merceologica. 

5. Presentazione della domanda

Il percorso per registrare il marchio si conclude con la presentazione o il deposito online della domanda.

Le procedure di registrazione del marchio sul territorio italiano sono due:

Una terza alternativa è l’inoltro della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma prevede tempi lunghi per il deposito.

Prima dell’invio, è necessario controllare tutta la documentazione necessaria:

  1. domanda di registrazione compilata e firmata;
  2. marche da bollo;
  3. ricevute di pagamento dei diritti di segreteria;
  4. esemplare del marchio stampato su un foglio A4 oppure file jpeg della raffigurazione del marchio nel caso del deposito online.

A questo punto si consegna la domanda cartacea alla Camera di Commercio, tramite raccomandata o negli uffici preposti. Oppure si segue la procedura online dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per registrare il marchio online è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). 

A questo punto non resta che attendere l’esame del marchio, per ottenere la registrazione e la documentazione che la attesti.

Una volta passato l’esame di registrabilità, bisognerà attendere il trascorrere del periodo di opponibilità. 

Gli effetti della registrazione, però, decorreranno dalla data di deposito della domanda.

| Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce

La registrazione del marchio ti permette di tutelare l’identità della tua azienda e il valore del tuo business. Il marchio, infatti, costituisce il segno distintivo che ti distingue agli occhi dei tuoi clienti.

Sebbene le procedure per registrare marchio e logo possano sembrare semplici, gestire la domanda senza nessuna competenza può esporti a diversi rischi

Il deposito richiede esperienza e conoscenza della relativa normativa.

Presentare le pratiche in maniera autonoma solo per risparmiare può trasformarsi in uno spreco di tempo e risorse.

Rivolgersi ad un legale specializzato per registrare un marchio, ti permette di velocizzare l’iter e avere la garanzia che il tuo e-commerce sia tutelato nella maniera migliore. 

Non mettere a rischio il tuo business, contattami per una consulenza per registrare il tuo marchio.

Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
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