Cosa sono le ricerche di anteriorità dei marchi registrati

di Floriana Capone

La registrazione del marchio per l’e-commerce attribuisce al titolare l’uso esclusivo del logo e del marchio che identificano e distinguono il brand. Affinché il deposito del marchio sia valido, però, bisogna effettuare una ricerca di anteriorità per verificare se il marchio risulti già registrato o sia simile a marchi esistenti.

Tra i requisiti necessari per registrare un marchio d’impresa, infatti, non possono mancare la novità e la capacità distintiva. 

In assenza di queste caratteristiche, potresti subire azioni legali per contraffazione e per nullità del marchio. 

E immagina le conseguenze.

Perderesti l’uso del tuo marchio, con danni economici e d’immagine non indifferenti:

• tutto il materiale pubblicitario, logo, marchio, sito internet, pagine social, packaging, andrebbero buttati e fatti daccapo;
• dovresti rielaborare la tua brand image;
• dovresti fronteggiare le spese di un’eventuale causa.

Vuoi davvero esporre il tuo business a questi rischi?

In questo articolo ti spiegherò cos’è una ricerca di anteriorità e come fare una ricerca di anteriorità per tutelare il tuo marchio e il tuo business.

| Ricerca di anteriorità: cos’è

La ricerca di anteriorità e il parerere di registrabilità sono due passaggi che vanno effettuati prima di procedere alla registrazione di un marchio.

Sono ricerche necessarie e funzionali affinché la registrazione del marchio sia valida a tutti gli effetti.

Infatti se si deposita un marchio simile o identico ad altro già registrato da altri, il marchio depositato può essere: 

• oggetto di procedura di opposizione: questo significa che si può avviare un vero e proprio procedimento amministrativo presso l’UIBM in cui il soggetto opponente chiede che la domanda di registrazione del marchio simile o identico al suo venga rigettata;
• dichiarato nullo: se dall’identità o dalla similitudine tra i due marchi può derivare un rischio di confusione tra i marchi. Cioè il rischio di indurre un consumatore a pensare, a causa della somiglianza dei marchi, che i prodotti o servizi provengano dallo stesso brand.

Come si fa a sapere quindi se un marchio è registrato?

Detta anche ricerca di novità, la ricerca di anteriorità consiste nella consultazione delle banche dati disponibili, a livello nazionale e internazionale, per verificare che non esistano marchi depositati simili o identici al tuo.

Per controllare l’esistenza di un marchio italiano è possibile effettuare una ricerca di anteriorità UIBM, la banca dati dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. Per i marchi internazionali, europei o extraeuropei, esistono anche diverse banche dati on-line, come la banca dati dei marchi dell’Unione Europea eSearch Plus e la banca dati dei marchi internazionali della WIPO.

Per effettuare una valida ricerca di anteriorità è necessario possedere le giuste competenze e molta esperienza. Le banche dati open source, infatti, restituiscono solamente risultati identici al tuo, senza tenere conto dei marchi simili già depositati né di quelli noti e già usati sul mercato ma che non sono tutelati.

| Come si fa una ricerca di anteriorità

Nelle banche dati, la ricerca di novità valuta sia gli elementi denominativi che gli elementi figurativi del marchio.

Ad esempio, nel marchio Apple bisogna considerare sia la parola “Apple” che il logotipo, cioè la mela morsa lateralmente.

Per condurre la ricerca di anteriorità del marchio si possono seguire diversi criteri:

• identità: è quella più semplice perché verifica solo l’esistenza di un marchio identico a quello che intendi depositare. 
• similitudine: in questo caso si vanno a ricercare marchi simili a quello oggetto della ricerca, considerando sia le modalità di scrittura che la pronuncia (ad es. Eppol, Appol, etc.).
• per immagini o ricerca figurativa: l’analisi si andrà a concentrare sui marchi che presentano una grafica simile.
• ricerca territoriale: la registrazione del marchio tutela il marchio solo all’interno dei confini nazionali in cui è stato registrato, a meno che non si tratti di un segno che gode di notorietà estera. Per cui, se hai intenzione di espandere il tuo e-commerce in altre nazioni, bisogna controllare se il marchio è disponibile in quei territori.
• per classe merceologica: in questo caso vanno considerate le classi di Nizza per le quali risulta registrato un marchio. Al di là dei marchi notori, è possibile che un marchio risulti disponibile solo per alcune classi.

È importante che la ricerca di anteriorità sia molto approfondita e tenga conto sia delle condizioni attuali dell’impresa che delle possibili espansioni, territoriali o per classi merceologiche affini.   

Ti faccio qualche esempio:

Se il tuo sito e-commerce vende abbigliamento sportivo. Ma tra qualche mese potresti voler aggiungere al tuo assortimento anche alcuni accessori, come borracce o tappetini. 

Conviene controllare la disponibilità del marchio relativa non solo alla classe 25 (abbigliamento) ma anche alla classe merceologica numero 21 (borracce e tappetini).

| La ricerca di anteriorità nell’e-commerce: i vantaggi

Come ho accennato, la ricerca di anteriorità non è obbligatoria per legge e la domanda di registrazione può essere accolta in ogni caso, perché l’ufficio pubblico di registrazione del marchio non compie un’analisi di anteriorità. 

Il ché, però, non significa che non rischi comunque le conseguenze di un marchio nullo né esenta il marchio da eventuali opposizioni alla registrazione.

Effettuare una ricerca di anteriorità preventiva permette di risparmiare i costi di registrazione e tutelare non solo il marchio ma anche il tuo business.

Perché dovresti fare una ricerca di anteriorità prima di depositare un marchio?

Ti elenco alcuni dei vantaggi di un’adeguata ricerca di anteriorità:

1. Non rischi di essere coinvolto in una causa di nullità di marchio.
2. Ti astieni dal presentare la domanda per il deposito di un marchio già registrato, risparmiando sulle spese.
3. Non temi denunce per contraffazione.  
4. Puoi creare il tuo materiale di comunicazione senza la paura di dover buttare via tutto in caso di contestazioni.
5. Nessuno può rivendicare il tuo marchio o ingiungerti di non utilizzarlo.
6. Eviti di subire o di fare duplicazioni del marchio.
7. Difendi il tuo marchio da usurpazioni grazie al monitoraggio delle Banche dati.

La brand identity è uno degli elementi più importanti per chi vende online, perché permette di distinguersi efficacemente dai competitors e di essere subito riconoscibili. 

Per chi lavora online, quindi, è ancora più importante che il marchio sia solido e abbia una forte identità. 

Affrontare un procedimento di opposizione, o peggio una denuncia per contraffazione, dover cambiare il marchio o investire nuovo budget su brand identity, packaging, nome a dominio e comunicazione, sono rischi altissimi che è davvero meglio evitare.

| Costo ricerca di anteriorità

Considerata l’importanza della ricerca di anteriorità, è meglio affidare questa ad un legale specializzato nella registrazione dei marchi che verifichi non solo che il marchio da registrare non sia simile o identico ad altri, ma che possegga anche le altre caratteristiche richieste dalla normativa sui marchi. 

Sebbene procedere senza avvocato possa apparire come un abbattimento dei costi, gestire la prassi da soli e affidarsi al fai da te può essere controproducente. 

Un avvocato esperto in e-commerce conosce la materia e le fonti, riesce a muoversi con competenza tra le banche dati e approfondisce la ricerca di anteriorità senza soffermarsi solo sui marchi identici ma controllando anche eventuali similitudini.

Se vuoi tutelare il tuo marchio. L’Avvocato dell’ecommerce ti aiuterà a fare tutte le verifiche necessarie per far crescere il tuo business senza pensieri.

Floriana Capone

Avvocato dell’Ecommerce