Che cos’è il contratto di licensing e, in particolare, il contratto di licenza del marchio? Perché cedere (o acquisire) un marchio in licenza può essere un’operazione vantaggiosa per un’azienda?
A più riprese, nel blog di Ecommerce Legale, abbiamo affrontato il tema della tutela della proprietà intellettuale, del marchio come segno distintivo di un’attività economica o di una organizzazione e abbiamo evidenziato gli step necessari per la sua registrazione.
Ma cosa succede quando un’azienda vuole concedere ad un’altra lo sfruttamento economico dei propri asset di proprietà industriale?
In questa guida al contratto di licensing spieghiamo cosa e come fare per tutelarsi in tutti questi casi, affrontando in particolare la disciplina e gli elementi essenziali del contratto di licenza marchio.
| Il valore del marchio (e della marca)
Giancarlo Iliprandi, uno dei più importanti graphic designer del nostro Paese, diceva:
Il marchio è il prodotto più semplice ed allo stesso tempo più complesso della progettazione visuale. È un segno facilissimo e difficilissimo, per un ragazzo che sa già tenere la matita in mano, ma non conosce ancora cosa viene dopo il segno, né tanto meno quello che viene prima”.
Queste semplici parole spiegano bene cosa c’è dietro la progettazione e la valorizzazione di un marchio e quanto lo spettro identitario rappresentato da un brand possa avere un valore molto prezioso.
Cosa ti viene in mente se pensi ad una freccia arancione a forma di sorriso? Ecco l’esempio più lampante, il valore di mercato del brand Amazon nel 2023, secondo la classifica Brand Finance Global 500, è stimato intorno ai 300 miliardi di dollari.
In effetti, dietro un nome o un elemento figurativo come il logo, un particolare design o dei colori, si apre un mondo significativo fatto di reputazione, emozioni, valore percepito e posizionamento, descritto in poche parole con il concetto di brand identity.
| Utilizzo dei marchi in licenza
Questo giustifica come nel mondo, e in particolare in Italia, è sempre più ampio il mercato del licensing dei marchi, un’opportunità per le aziende licenzianti (chi trasferisce i diritti) e licenziatari (chi li acquisisce) di trarre un cospicuo vantaggio economico dall’utilizzo di questo importante elemento di marketing e comunicazione.
Per un licenziatario, godere della possibilità di utilizzare un marchio “di valore” per commercializzare prodotti o servizi può cambiare le sorti dell’impresa. Gli esempi sono tanti, ne citiamo uno per tutti: pochi anni fa, un’azienda cartiera che rischiava il fallimento, ha avuto l’intuizione di chiedere la licenza di utilizzo del marchio Hello Kitty per i suoi fazzolettini, consapevole di quanto fosse nota e apprezzata dal suo target la simpatica gattina giapponese. Il risultato è stato straordinario, l’azienda ha evitato la chiusura, ha triplicato il suo fatturato e oggi ha replicato questa scelta diventando licenziataria di più di 40 brand.
Dal lato del licenziante, invece, si tratta di una grande opportunità di ottenere un Return On Investment (ROI) maggiore da questo bene immateriale, penetrare nuovi mercati rafforzando la brand awareness e generare fatturato aggiuntivo.
La portata del fenomeno è talmente ampia che oggi le aziende italiane generano circa il 30% dei loro ricavi (con riferimento al mercato nazionale) grazie all’utilizzo di marchi in licenza, questo per spiegare con i numeri quanto possa valere il contratto di licenza del marchio nel nostro Paese.
Per evitare brutte sorprese, però, è necessario fare molta attenzione alla redazione di questo contratto. Per questo passiamo alla parte centrale di questa mini guida: cos’è il contratto di licensing? Solo il marchio può esserne oggetto? Cosa bisogna includere? Scopriamolo.
| Cos’è il contratto di licenza (o licensing) della proprietà intellettuale
Il contratto di licensing (o concessione in licenza) è un contratto atipico tramite il quale il titolare di una proprietà industriale concede ad un terzo il diritto di godimento/sfruttamento economico di tale proprietà, dietro corrispettivo, senza privarsi definitivamente della predetta titolarità.
Oggetto del contratto di licensing, quindi, può essere non solo il marchio, ma anche un brevetto o il know how aziendale.
Difatti, proprio relativamente ai brevetti, il Codice della proprietà industriale (CPI), che è il riferimento normativo principale sul tema, prevede che:
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili”
Trattandosi di un contratto atipico, “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” (art. 1322 c.c), di conseguenza ci potrebbero essere “infinite” possibilità di determinare la formula della concessione in licenza a seconda del business model messo in atto dagli attori.
Proprio per questo è imprescindibile porre al centro dell’operazione la parte legal dell’accordo ed evitare di creare controversie irreversibili tra i partner.
| Contratto di licenza marchio: disciplina ed esempi
Quando l’oggetto del contratto di licensing è lo sfruttamento economico di un marchio, si parla comunemente di contratto di licenza del marchio (o concessione del marchio) e può riguardare indistintamente un marchio denominativo, figurativo o una commistione di questi. Giuridicamente non ci sono differenze sostanziali rispetto ad altri tipi di licensing.
L’art. 23, comma 2 del CPI, rubricato come “Trasferimento del marchio”, stabilisce che:
“Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”
| Tipologie di licenza di marchio: esclusiva, non esclusiva e…
Ne deriva che possano esistere diverse tipologie di contratto di licenza del marchio:
- Licenza esclusiva
quando è concessa ad un solo soggetto terzo rispetto al titolare del marchio. - Licenza non esclusiva
quando il licenziante si accorda (o può accordarsi) con diversi soggetti per lo sfruttamento economico del marchio. - Licenza unica
quando sia il/i licenziatario/i che il licenziante possono indistintamente utilizzare il marchio.
Inoltre, la licenza può riguardare la totalità dei prodotti o servizi commercializzati dal titolare del marchio (licenza totale) o, in alternativa, anche solo una parte di essi (licenza parziale), con la possibilità di prevedere un ulteriore livello di concessione da parte del licenziatario (sublicenza), ma in questo caso solo con l’approvazione del licenziante.
| Corrispettivo
Altro elemento fondamentale di questo negozio giuridico è il corrispettivo.
In teoria, la concessione in licenza potrebbe essere anche a titolo gratuito, ma questi sono casi eccezionali. Comunemente si tratta di un contratto a titolo oneroso.
Il corrispettivo dovuto dal licenziatario potrebbe assumere diverse forme:
- Royalties
è la modalità più diffusa e concerne nel riconoscimento al titolare del marchio di una percentuale sugli utili generati dal suo utilizzo. - Down payment
si tratta di un pagamento anticipato delle royalties, da stornare ad ogni consuntivo. - Lump sum
è un pagamento una tantum e forfettario, slegato dagli effettivi utili generati dal marchio. - Paid up
è una modalità di pagamento ibrida, in cui una parte è fissa e una parte legata agli utili.
Valutare l’ammontare del corrispettivo è un esercizio non semplice, può dipendere da diversi fattori, tra cui, i più rilevanti, sono la notorietà e il valore del marchio concesso in licenza e il suo grado di tutela a livello nazionale e internazionale.
Spesso è necessario procedere ad una perizia di stima indipendente.
| Contratto di licenza di marchio: gli elementi che non possono mancare
Ma come deve essere redatto il contratto di licenza marchio? Come anticipato, non trattandosi di un contratto standard, la formulazione è libera.
Ci sono, però, una serie di elementi imprescindibili che è fondamentale prevedere:
- i dati delle parti coinvolte;
- la descrizione della proprietà industriale registrata concessa in licenza;
- l’eventuale esclusività o meno della licenza;
- l’ambito di applicazione, definendo eventuali limiti merceologici (licenza totale o parziale) e territoriali;
- la durata;
- i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i diritti e gli obblighi in capo alle parti, con la possibilità di previsione dettagliata di standard qualitativi minimi per il licenziatario;
- gli eventuali obblighi di non concorrenza;
- i termini del diritto di recesso;
- le cause di risoluzione del contratto e le eventuali penali;
- gli obblighi di segretezza derivanti dall’acquisizione di informazioni riservate;
- il foro competente in caso di controversie legali;
- l’approvazione specifica delle clausole vessatorie.
Alcuni di questi elementi sono deducibili dall’art.23, comma 3 del CPI che recita:
“Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e’ concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”.
| La tutela del consumatore e del licenziante
Proprio il concetto di qualità (o di standard qualitativi) è uno degli elementi che contraddistinguono la brand identity ed è in grado di spostare le preferenze di consumo delle persone.
In questo, la concessione in licenza può rappresentare un limite. Immagina il danno che potrebbe potenzialmente produrre un licenziatario che abbassa drasticamente la qualità o cambia le caratteristiche specifiche di un prodotto che ha acquisito autorevolezza nel suo pubblico.
A tale scopo, nell’art. 23, comma 4 del CPI è stabilito che:
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”.
Si tratta di una forma rafforzata di tutela, tanto nei confronti dei consumatori che acquistano un determinato brand per le sue caratteristiche, tanto per il titolare del marchio.
| Contratto di licenza del marchio? Lasciati guidare da Ecommerce Legale
Come abbiamo visto, dunque, il contratto di licenza del marchio può essere una grande opportunità per le aziende, allo stesso tempo però, è bene definire nei dettagli ogni aspetto della collaborazione tra le parti ed evitare di incappare in spiacevoli sorprese.
Se stai cercando semplicemente un contratto di licenza di marchio fac simile in giro per il web ti sconsigliamo seriamente di utilizzarlo, la posta in gioco è alta e un minimo errore potrebbe compromettere per sempre gli sforzi sostenuti per costruire una brand image autorevole.
La scelta giusta per redigere il contratto di licensing è affidarsi a un team di legali esperti nella tutela della proprietà industriale, questo è ciò che contraddistingue un business serio e lungimirante da un’attività economica improvvisata.
Il team di Ecommerce Legale è a tua disposizione per realizzare il contratto di licenza marchio specifico per le tue esigenze e quelle delle controparti. Contattaci.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
