Quali sono le forme di tutela da attività illecite sui nomi a dominio? Ci sono differenze tra diritto sui nomi a dominio e tutela dei marchi?
Quello che accade online ha un peso sempre più determinante sulle performance delle aziende, per questo motivo è bene monitorare ogni angolo del world wide web in modo tale da proteggersi da concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi della propria attività.
Con riferimento ai nomi a dominio, negli ultimi anni si sono diffuse una serie di attività illecite basate sull’utilizzo abusivo di marchi e nomi più o meno noti per trarne qualche tipo di vantaggio, l’esempio più comune è il Cybersquatting.
Vediamo di cosa si tratta, cosa dice la normativa sul nome a dominio e quali sono le forme di tutela per proteggersi.
| Nome a dominio: cos’è e come si registra
Partiamo molto rapidamente dalla base: cosa sono i nomi a dominio?
Ogni sito web è identificato da un indirizzo IP (Internet Protocol), ossia una sequenza di numeri della lunghezza di 4 byte (es. 35.242.224.42) che identifica il percorso che devono seguire i dispositivi connessi a internet per raggiungere il sito ricercato.
Visto che, per gli utenti, navigare ricordando gli indirizzi IP sarebbe stato enormemente complesso, grazie al Domain Name System (DNS) ad ogni IP è associato un nome a dominio, molto più semplice da ricordare, identificare e raggiungere.
Quindi, il nome a dominio (Domain Name) è l’indirizzo di un sito web che corrisponde alla traduzione in formato alfanumerico dell’indirizzo IP, il classico www.nomedelsito.it o .com, ecc…
| Nome a dominio: chi sono i Registrars
L’organizzazione internazionale no-profit ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), con sede a Los Angeles, fissa i criteri generali, coordina e gestisce il Domain Name System, demandando alle autorità nazionali il Regolamento di assegnazione e gestione nomi a dominio nel proprio territorio, con il suffisso di riferimento.
In Italia questo ente è la Registration Authority Italiana (Registro.it), Istituto di Informatica e Telematica del CNR, che rappresenta l’anagrafe dei domini Internet .it tramite il quale chiunque può consultare il database dei nomi a dominio e verificare se quello di proprio interesse è libero o, nel caso sia stato già registrato, conoscere l’utente proprietario tramite la banca dati WHOIS.
Per utilizzare un nome a dominio da associare a un sito web è quindi necessario registrarlo e ad occuparsi di questa operazione sono i “Registrars”, fornitori al dettaglio di questo e altri servizi accessori per creare siti.
Giusto per fare un esempio tra i più noti ci sono Aruba, Register o GoDaddy, ma la lista è lunghissima e ognuno può applicare tariffe, sconti e pacchetti che ritiene più opportuni.
Ma veniamo al punto, la registrazione dei nomi a dominio si basa su due principi fondamentali:
- first come, first served
“chi prima arriva meglio alloggia”, così dice un detto che ereditiamo dai latini, ed è perfetto per spiegare il criterio della priorità cronologica in base al quale un nome a dominio viene assegnato a chi ne fa richiesta per primo; - unicità del nome a dominio
non possono esistere 2 o più nomi a dominio identici, una volta assegnato a un soggetto, il nome a dominio resta unico e non potrà richiederlo nessun altro.
Inoltre i Registrars non sono tenuti a effettuare nessuna indagine di merito sui presupposti di legittimità e titolarità della registrazione, per verificare ad esempio:
- se il nome a dominio possa essere confondibile con segni distintivi di un’altra impresa o organizzazione;
- se il registrante abbia o meno titolo a vedersi assegnato il dominio prescelto.
Un meccanismo differente, in sostanza, rispetto alla registrazione di altri segni distintivi (ad esempio i marchi) presso gli uffici di proprietà intellettuale, soggetti a indagini molto approfondite.
Da qui nascono le problematiche connesse ai nomi a dominio e le possibili attività illecite derivanti dall’utilizzo improprio di domain name che riprendono segni distintivi di proprietà altrui.
In fondo, se fosse libero, chiunque potrebbe registrare l’indirizzo www.coca-cola.it per trarne un qualche tipo di vantaggio sfruttando la notorietà di un marchio non proprio.
| Cosa sono Cybersquatting e Domain Grabbing: attività illecite sui nomi e dominio?
Sfruttando questa possibilità nel mondo (e in Italia) si sono diffusi fenomeni più o meno leciti, tra cui i più noti sono il cybersquatting e il domain grabbing, termini utilizzati come sinonimi nel linguaggio corrente, ma che in realtà differiscono in maniera sostanziale.
| Cos’è il Domain Grabbing
Il domain grabbing è l’attività con la quale un soggetto registra un nome a dominio, acquisendone i diritti di utilizzo, non allo scopo di creare un sito associato a tale nome, bensì con lo scopo di rivenderlo per ottenere un profitto.
Il concetto alla base di questa pratica è che un nome a dominio semplice, riconoscibile e che include termini di ricerca comuni e molto utilizzati nel web prima o poi farà gola a una organizzazione che opera in quel determinato settore, a quel punto un acquisto di pochi euro, fatto prima di tutti, potrebbe trasformarsi in una vendita con un ricarico molto consistente, anche di migliaia di euro.
Faccio un esempio. Acquisto il dominio www.bomboniere.it (è già occupato) perché è un domain name semplice, perfettamente descrittivo del prodotto e che include la keyword “bomboniere” che conta da sola decine di migliaia di ricerche al mese su Google (e questo aiuta molto la SEO), non creo un sito che parla di bomboniere, piuttosto “parcheggio” il nome a dominio senza creare nessun contenuto.
Un giorno un imprenditore che ha intenzione di vendere bomboniere online, magari consigliato dalla sua web agency, ritiene che quello sia il nome a dominio perfetto per la sua attività. Bene, non ha altro modo di utilizzarlo se non acquistarlo dall’attuale proprietario.
Si tratta, quindi, della compravendita di nomi a dominio ma (e questo fa la differenza) che non includono marchi o nomi protetti da diritti di utilizzo e che quindi seppur considerata una pratica moralmente discutibile, è un’operazione commerciale riconosciuta dalla legge italiana, purché non leda i diritti altrui e non si configuri come una pratica di concorrenza sleale.
| Cos’è il Cybersquatting
Qui il discorso è differente.
Il cybersquatting è la pratica con cui un soggetto registra un nome a dominio prendendo di mira marchi o nomi di persone e organizzazioni note (protetti da una tutela legale) con lo scopo di rivenderli al legittimo proprietario (di fatto ricattandolo) o trarre altro tipo di profitto ingannando negli utenti (vedi il caso MasterCard)
Può assumere anche la forma del typosquatting quando il nome a dominio scelto richiama marchi famosi ma contiene un piccolo errore ortografico o una piccola variante (es. www.ferari.it), oppure del punycode, quando si utilizzano simboli grafici in modo artefatto per richiamare il marchio che si vuole imitare (vedi il caso IKEA).
Ecco, nel caso dei vari tipi cybersquatting siamo in presenza di una occupazione speculativa e in mala fede di un nome a dominio tale da indurre confusione negli utenti rispetto a un marchio o a un nome su cui non si possiede alcun diritto.
Il cybersquatting è tutt’oggi un pericolo per le aziende tanto che, di recente, l’EUIPO, l’Ufficio per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi nell’Unione europea, l’equivalente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha pubblicato lo studio “Focus on cybersquatting: monitoring and analysis” da cui emerge un quadro abbastanza preoccupante.
Dal cybersquatting è possibile difendersi, anche grazie alle novità introdotte nell’ordinamento giuridico europeo e italiano negli ultimi anni.
| Rapporto tra nome a dominio e marchio: cosa dice la normativa sui segni distintivi
Cosa dice la normativa sui nomi a dominio?
Il sito web, ormai, è una parte importante della strategia di marketing e comunicazione di un’azienda, di un professionista o di una organizzazione, e di conseguenza, in rete, il nome a dominio di un sito internet ha una forte funzione distintiva.
Proprio per questo si è andati oltre la vecchia “Legge Marchi” che non forniva particolari tutele e nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), con l’articolo 22, è stato abilitato il nome di dominio come segno distintivo.
In questo modo il nome a dominio è stato equiparato agli altri segni distintivi e per questo acquisisce a tutti gli effetti i diritti di proprietà industriale e gode della medesima tutela.
Il comma 1 dell’art. 22 stabilisce che:
È vietato adottare come…nome a dominio di un sito usato nell’attività economica…un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.”
Il comma 2 dell’art. 22 stabilisce inoltre che tale divieto di
adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio” è esteso al “marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”
Con l’art. 12 del CPI, inoltre, viene vietata anche l’operazione inversa:
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che… siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri.
| Nome a dominio: come tutelare questo segno distintivo dell’azienda
Innanzitutto la prevenzione. Ecco alcuni consigli utili:
- prima di registrare un nome a dominio, è bene eseguire un’analisi di registrabilità, esattamente come avviene per i marchi, per evitare di violare diritti di terzi;
- registra sempre i tuoi marchi, anche se non sono ancora molto noti, così sono sicuramente più tutelabili;
- fai molta attenzione alla scadenza dei tuoi nomi a dominio, potrebbero essere acquistati da terzi prima del tuo rinnovo;
- non delegare l’acquisto del dominio a terzi, anche se un esterno sta creando il tuo sito;
- registra anche nomi a dominio simili al tuo o al tuo marchio;
- monitora costantemente il web.
Quando la prevenzione non basta però e capita che qualcuno abbia registrato un dominio affine al tuo marchio è possibile procedere per via legale, secondo quanto disposto dagli artt. 133 e 118, sempre del Codice della Proprietà Industriale.
L’autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, l’inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato e il suo trasferimento provvisorio, in presenza di due requisiti:
- identità o somiglianza del marchio con il domain name;
- identità o affinità dei prodotti o servizi offerti.
Inoltre a causa della violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 125 CPI e/o dell’art. 2598 del Codice Civile, è possibile ottenere un risarcimento del danno ingiusto.
Ancora, la questione può essere considerata penale, agendo contro il cybersquatter per contraffazione (art. 473 del Codice Penale).
Volendo prescindere dalla via giudiziaria, esiste un’alternativa più snella, ma non sempre certezza di efficacia: si tratta della procedura di riassegnazione UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), stabilita dall’ICANN e che deve essere predisposta da tutti i Registrar, che sussiste nella possibilità per i titolari dei marchi di ottenere la cancellazione o il trasferimento di proprietà dei nomi a dominio registrati illecitamente.
| Ecco come possiamo proteggere il tuo nome a dominio
Ogni segno distintivo dell’azienda, del sito, dell’e-commerce è custode della brand identity del tuo business e tutelarlo è la strada giusta per garantirgli solidità a lungo termine.
Come abbiamo visto, soprattutto nel mondo del web, le insidie possono essere molteplici e non sempre facilmente superabili, per questo è sempre bene affidarsi a un professionista che ti supporti in ogni azione.
Il nostro Studio può aiutarti sia in fase preventiva con la registrazione del marchio e degli altri segni distintivi, sia laddove fosse necessario, nel percorso giudiziario verso il ripristino dei tuoi diritti di proprietà industriale.
Siamo al tuo fianco, se vuoi possiamo parlarne.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
