Cosa ti viene in mente quando senti “Maserati”? C’è poco da pensarci su, è un brand che esprime una serie di valori, che gode di una reputazione e che conserva un’identità intrinseca.
Questa premessa spiega in poche parole cosa si intende davvero per valore commerciale di un marchio e quanto questo sia uno degli asset immateriali più importanti di un business.
Data tale importanza, a più riprese nel blog di Ecommerce Legale ci siamo occupati proprio della gestione dei marchi, uno dei servizi offerti dal nostro studio legale.
Negli anni abbiamo spiegato come registrare un marchio in Italia, a livello europeo e nel mondo, quanto costa la registrazione, quali sono i fondi e i contributi pubblici per sostenere tale investimento e cosa si intende, ad esempio, per parere di registrabilità e per ricerche di anteriorità nell’ambito del procedimento di registrazione.
Oggi, invece, parliamo di cessione del marchio, operazione nota anche come trasferimento del marchio o vendita del marchio, registrato e non.
Attenzione, senza una conoscenza approfondita del quadro normativo, degli step pratici da seguire e delle implicazioni economiche e strategiche di questa transazione, entrambe le parti coinvolte, il venditore e l’acquirente del marchio, potrebbero causare danni ingenti alle proprie aziende.
Se hai intenzione di procedere a questa operazione leggi bene i consigli che seguono.
Indice
Cosa significa “cessione o trasferimento del marchio”?
In pratica, per cessione del marchio si intende il trasferimento definitivo della titolarità di un marchio da un soggetto a un altro, siano essi privati o imprese.
In Italia, il riferimento normativo principale di tale materia è il Codice della Proprietà Industriale (CPI) che, all’art. 23, stabilisce che:
Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato… “
Questa norma, introdotta nell’ordinamento con il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, ha segnato una linea di confine importante con la disciplina precedente, portando una novità sostanziale ancora poco conosciuta ai più: la cessione del marchio può essere effettuata senza la vendita dell’azienda, a cui non è fatto cenno.
Infatti, dal Codice Civile e dalla Legge sui Marchi del 1942, si evinceva che non potesse esservi trasferimento del marchio senza il trasferimento della proprietà dell’azienda o del ramo di azienda interessato.
Oggi, invece, grazie al CPI è diventata netta la differenza tra azienda e brand, dando alla luce un mercato secondario dei marchi, distinto dal mercato della compravendita dei complessi produttivi e commerciali.
Differenze tra contratto di licenza e vendita del marchio
Sempre nel già citato art. 23 del CPI, poi, è menzionato un altro diritto reale sui marchi: la licenza d’uso. Un errore comune è confondere la cessione del marchio con la licenza: le due operazioni sono nella forma e nella sostanza molto diverse tra loro.
Del contratto di licenza del marchio abbiamo parlato in una guida dedicata, che ti invitiamo ad approfondire.
In sintesi, la licenza è un contratto temporaneo che permette a terzi di utilizzare il marchio senza perderne la titolarità. Un esempio pratico? Hai mai visto in commercio dei fazzolettini di carta con le stampe di cartoni animati o personaggi amati dai bambini? Bene, in questi casi l’azienda produttrice dei fazzolettini ha chiesto la licenza d’uso ai creatori del cartone animato per utilizzare il brand in questione.
La licenza può essere esclusiva o non esclusiva, limitata a determinati territori o ambiti di applicazione. Questa flessibilità rende la licenza uno strumento più adatto quando l’obiettivo non è alienare il marchio, ma generare redditi ricorrenti sfruttando la popolarità insita nell’identità di un brand.
Procedura per la cessione del marchio
Dando per acclarata questa differenza, torniamo a parlare della vendita del marchio e ora lo facciamo dal punto di vista puramente pratico.
Seguici in questo ragionamento: i titoli di proprietà industriale come la proprietà di un brand sono a tutti gli effetti dei diritti di proprietà e, in quanto tali, per il loro trasferimento è necessario seguire le regole imposte dal Codice Civile.
Cosa dice il Codice in merito? Che tutti gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali sui marchi possono essere trascritti e comunicati agli uffici competenti.
Attenzione, si tratta di una possibilità e non di un obbligo. In ogni caso, il nostro studio legale consiglia sempre la trascrizione e ti spieghiamo il motivo.
Nell’art. 139 del Codice della Proprietà Industriale è previsto che:
“Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.”
In sostanza, quindi, per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità è essenziale procedere alla trascrizione degli atti, garantendo prevalenza a chi ha trascritto per primo il proprio titolo di acquisto.
Sebbene la comunicazione della cessione non sia obbligatoria, quindi, è utile per proteggere il compratore da eventuali rischi, quali la possibilità che il marchio venga ceduto anche ad altri. Solo la trascrizione assicura l’effettivo riconoscimento del trasferimento e tutela l’acquirente, formalizzando la sua posizione come unico titolare legittimo del marchio.
In Italia, con la trascrizione dell’atto pubblico registrato della cessione sarà poi necessario depositare la domanda di registrazione di intervenuto trasferimento presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), corredato dalla documentazione necessaria, tra cui il certificato di registrazione del marchio e la ricevuta del pagamento delle relative tasse amministrative.
Trasferimento del marchio europeo e del marchio internazionale.
Regole simili valgono anche per i marchi registrati a livello europeo: possono essere trasferiti per cessione o per successione, il trasferimento può essere limitato solo a una parte dei prodotti o servizi interessati e la cessione del marchio non è necessariamente collegata al trasferimento di proprietà dell’azienda.
É bene, però, evidenziare quanto disciplinato dal Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea:
“Il marchio dell’Unione Europea ha carattere unitario. Esso produce gli effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione.
Il carattere di unitarietà del diritto fa sì che il titolare del marchio europeo possa trasferirlo per l’intero territorio dell’Unione Europea e non solo parzialmente per singoli territori o Stati membri”.
Un altro aspetto fondamentale è la semplificazione delle procedure. A differenza del marchio nazionale italiano, il trasferimento di un marchio europeo richiede una comunicazione diretta e standardizzata agli uffici competenti dell’Unione Europea, accompagnata dalla documentazione che dimostri l’avvenuto trasferimento.
Questo approccio garantisce tempi più rapidi e uniformità amministrativa su scala continentale.
Anche a livello extra Unione Europea, grazie al sistema di Madrid, è possibile presentare l’apposito modulo per il cambio di proprietà all’ufficio internazionale dal titolare registrato.
Rischi del trasferimento del marchio: come può aiutarti il team di Ecommerce Legale
In definitiva, il trasferimento del marchio, sia nazionale che europeo, rappresenta un passaggio cruciale per chi desidera acquisire o cedere un bene immateriale di grande valore strategico. Tuttavia, questa operazione comporta una serie di rischi che, se non gestiti correttamente, potrebbero compromettere la validità del trasferimento o generare problemi futuri.
Per chi acquista, è fondamentale verificare l’esistenza del marchio, il suo valore commerciale e l’assenza di conflitti con altri marchi registrati, che potrebbero portare alla nullità del diritto acquisito.
Per chi cede, invece, la corretta stesura del contratto e la trascrizione del trasferimento sono indispensabili per tutelare i propri interessi e rendere il passaggio di proprietà opponibile a terzi.
Il team di Ecommerce Legale offre un supporto completo per affrontare tutte le fasi di questo processo, mettendo a disposizione un’esperienza consolidata nel campo della proprietà intellettuale. Possiamo aiutarti a:
- Registrare il marchio, garantendo che sia conforme ai requisiti di legge e tutelato da eventuali conflitti.
- Redigere contratti di licenza per l’uso del marchio, assicurando che siano chiari e rispettino i diritti delle parti coinvolte.
- Gestire la cessione del marchio, dalla preparazione del contratto di trasferimento alla registrazione presso gli uffici competenti (UIBM per i marchi italiani e EUIPO per i marchi europei).
- Eseguire verifiche preventive sul marchio da acquistare, per accertare che non esistano ostacoli alla sua validità o sovrapposizioni con altri marchi già registrati.
Affidandoti al nostro studio, avrai la certezza che ogni dettaglio, dalla stima del valore del marchio alla trascrizione del trasferimento, sarà curato con la massima precisione.
Che tu stia cedendo un marchio o acquistandolo da terzi, il nostro obiettivo è proteggere i tuoi interessi e valorizzare questo importante asset strategico.
Inizia oggi a tutelare e valorizzare i tuoi diritti di proprietà intellettuale con un partner legale affidabile e competente: parliamone.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
