Come faccio a sapere se il mio marchio può essere registrato? Quali sono i requisiti di validità di un marchio? Prima di registrare un segno come marchio è essenziale verificare che abbia i requisiti di registrabilità richiedendo un parere di registrabilità del marchio. Per accedere a questo servizio bisogna rivolgersi ad uno studio legale specializzato in registrazione marchi come Ecommerce Legale, così da essere certi che l’analisi di fattibilità per la registrazione del marchio sia attendibile e venga svolta con professionalità .
Segni simili o copiati da altri marchi, termini generici o di uso comune sono alcuni esempi di marchi che non possono essere registrati. Sebbene la registrazione del marchio possa sembrare una procedura semplice, infatti, ci sono diversi impedimenti alla registrazione che bisogna conoscere prima di avviare l’iter per il deposito del marchio e la successiva registrazione.
Richiedere il parere di registrabilità del marchio permette di valutare eventuali criticità, facendo risparmiare tempo e costi connessi alla procedura di registrazione del marchio. Inoltre, un parere di registrabilità di un marchio tutela da eventuali giudizi di opposizione instaurati da parte di titolari di marchi simili o identici a quello per cui si chiede la registrazione. In questo articolo ti spiego in cosa consiste la consulenza sulla registrabilità di un marchio e quali sono i requisiti che un segno deve possedere per conquistare il simbolo ®.
| Si possono registrare tutti i marchi?
Cominciamo col dire che non tutti i marchi possiedono i requisiti per essere registrati, ossia: liceità, verità, originalità e novità. In effetti, nonostante la legge permetta di registrare qualsiasi segno utile a distinguere un brand o un prodotto da un altro – che siano parole, numeri, elementi visivi, immagini o disegni – pone alcuni limiti alla registrabilità.
In particolare, vengono distinti gli impedimenti assoluti e gli impedimenti relativi, in base ai quali è possibile che il marchio venga rifiutato d’ufficio oppure sia soggetto a opposizioni o contestazioni di altro tipo.
| Quali requisiti deve avere un marchio per poter essere registrato
Per poter comprendere meglio gli impedimenti possibili alla registrazione del marchio è necessario ribadire quali sono i requisiti di validità di un marchio.
Secondo il Codice della Proprietà Industriale possono essere registrati esclusivamente i segni in possesso di caratteristiche quali:
- novità;
- liceità;
- veridicità;
- capacità distintiva.
Vediamoli nel dettaglio.
> Novità
L’articolo 12 del Codice di Proprietà Industriale precisa che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati”. Inoltre, il segno non deve essere simile o identico a segni già noti come ditte, denominazioni, insegne, nomi a dominio o a marchi già registrati o noti.
Dunque, per avere un parere di registrabilità positivo è necessario che il segno da registrare abbia carattere di novità rispetto ai marchi già esistenti.
Su questo requisito va specificato che non è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a verificarne l’esistenza di altri marchi che fanno venire meno il requisito della novità. Il marchio, quindi, potrebbe anche ottenere la registrazione. Tuttavia, ai proprietari del marchio simile o identico già esistente viene riconosciuta il diritto di esercitare l’opposizione alla registrazione del marchio. La mancanza di novità, infatti, è tra i principali motivi di opposizione marchio. Peggio ancora, può capitare che venga richiesta, e ottenuta, la dichiarazione di nullità, e quindi la cancellazione, di un marchio già registrato.
Chiaramente, la cancellazione del marchio comporta danni ingenti in termini economici e d’immagine, che possono essere evitati rivolgendosi ad uno studio legale esperto in marchi attraverso la ricerca di anteriorità. Tra i danni economici, vi sono anche quelli derivanti dalle richieste di risarcimento del danno da sviamento della clientela che il titolare del marchio precedente può rivolgere al titolare del marchio simile successivo.
> Liceità
Secondo la normativa, è vietata la registrazione di segni che non rispettano la legge, l’ordine pubblico o il buon costume.
> Veridicità
Altro requisito fondamentale che viene verificato durante l’analisi di fattibilità per la registrazione del marchio è la veridicità. Ossia non sono ammessi segni atti ad ingannare il pubblico, sulla natura del prodotto o del servizio, sulle sue caratteristiche o sulla provenienza.
> Capacità distintiva
Infine, il marchio deve essere originale e avere carattere distintivo. Ciò vuol dire che non possono essere registrate denominazioni generiche o termini comuni. Inoltre, il segno deve essere sufficientemente distinguibile da quello di qualsiasi competitor.
Come valutiamo se due marchi sono simili o uguali?
Per quanto riguarda i marchi identici non ci sono difficoltà in fase di valutazione. Verificare la somiglianza tra due segni, invece, è decisamente più complesso.
In linea generale, si parte dalla ricerca di anteriorità, considerando se ci siano somiglianze dal punto di vista fonetico, visivo o concettuale:
- I due marchi hanno un aspetto simile?
- I termini si pronunciano nello stesso modo o hanno un suono simile?
- Fanno riferimento allo stesso concetto o a concetti simili?
Esprimere un parere di registrabilità del marchio, dunque, richiede un’analisi preliminare accurata. Nel caso in cui esistano segni simili, è essenziale rivedere la strategia e ripensare al logo da registrare come marchio.
| Parere di registrabilità di un marchio: impedimenti assoluti
Quando si richiede un parere di registrabilità, nella prima fase della consulenza si verifica il rispetto dei requisiti di legge. Ossia, gli avvocati esperti nella registrazione del marchio valutano che il segno sia idoneo alla registrazione.
Esistono, infatti, degli impedimenti assoluti che provocano la nullità del marchio. Questi si riferiscono, in particolare, alla mancanza delle caratteristiche indicate nel Codice di proprietà Industriale. Sono considerati nulli:
- marchi ingannevoli;
- stemmi;
- segni notori;
- ritratti di persone senza il loro consenso;
- segni non distintivi.
Gli impedimenti assoluti possono essere evidenziati sia dall’UIBM in sede d’esame, che successivamente da altri soggetti che possono fare istanza di nullità del marchio per mancanza dei requisiti di registrabilità.
| Parere di registrabilità di un marchio: impedimenti relativi
Gli impedimenti relativi riguardano i casi in cui i marchi abbiano caratteristiche simili o siano identici a marchi già esistenti o registrati per la stessa categoria merceologica, ovvero nel caso in cui vi sia una violazione di diritti anteriori di terzi.
Al contrario degli impedimenti assoluti, non vengono rilevati dall’UIBM ma, generalmente, vengono evidenziati dal proprietario del marchio esistente. In tal caso, l’istanza di opposizione alla registrazione può essere presentata entro il periodo di opponibilità, cioè entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio.
Successivamente il proprietario del marchio può fare istanza di nullità del marchio per mancanza dei requisiti di registrabilità.
Come abbiamo detto, sottovalutare gli impedimenti relativi può provocare danni ingenti per un brand. Perdere l’uso del proprio marchio, infatti, è quasi come ripartire da zero: bisogna ripensare al logo, al materiale pubblicitario, al sito internet o al sito ecommerce, si deve lavorare alla brand reputation e rinnovare la fiducia dei clienti.
| Chi può richiedere un parere di registrabilità del marchio
La consulenza preventiva sulla registrazione del marchio è un servizio davvero necessario per chiunque intenda registrare il proprio marchio.
È ancora più utile per le aziende e gli imprenditori un’analisi di registrabilità svolta nella fase di ideazione del brand, prima di partire con qualsiasi nuovo progetto di business. In questa fase, infatti, è ancora possibile scegliere strategicamente un brand diverso oppure capire se il brand che si vuole utilizzare per il proprio business può andare in contrasto con altro già esistente.
Si tratta quindi di uno step quasi obbligatorio per le start-up, fondamentale per tutelare l’idea innovativa e il brand in fase di lancio.
| Perché richiedere il parere di registrabilità di un marchio
Come abbiamo detto, richiedere il parere di registrabilità di un marchio è un vero e proprio investimento sul benessere del tuo brand:
- eviti di sostenere costi per la registrazione di un marchio che verrà rigettato o dichiarato nullo;
- puoi produrre materiale di comunicazione senza il rischio di dover cambiare marchio e rifare tutto daccapo;
- previeni il rischio di rebranding, con tutti i costi che implica;
- ti proteggi da richieste di risarcimento danni da sviamento di clientela;
- tuteli il tuo marchio, la tua immagine, la brand reputation e i clienti acquisiti.
| Cosa fare prima di registrare un marchio
Il marchio rappresenta uno degli asset principali di un’azienda ed è essenziale prendersene cura in ogni fase, dal concept al lancio. Nel tempo può assumere un valore immenso – basti pensare a marchi come Nike, Apple, Ferrari – ma non si può certo sottovalutare il processo di registrazione.
Per la costruzione di un marchio solido bisogna innanzitutto verificare che possegga tutti i requisiti previsti dalla normativa e che abbia un’identità unica e forte. Ma un’analisi simile non può essere di certo portata avanti da soli o senza le specifiche competenze.
Il tuo marchio è registrabile?
Te lo diciamo noi di Ecommerce Legale. Richiedici ora un parere di registrabilità per il tuo marchio: analizzeremo il segno, valuteremo se è in possesso dei requisiti legali per la registrazione e verificheremo la sua originalità e la sua capacità distintiva.
Insomma, metteremo a tua disposizione le nostre competenze legali in materia di registrazione marchi e ti aiuteremo ad avere un brand unico e vincente.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
