Quando vedi l’immagine di un baffo, quale brand ti viene in mente? La mela morsa, invece ti fa pensare ad un’azienda specifica?
Quelli che ho descritto sono due degli esempi di marchio figurativo più famosi al mondo – il baffo di Nike e la mela morsa di Apple – ma esistono moltissimi altri casi in cui l’immagine è talmente potente e riconoscibile da distinguere un brand da qualunque altro (l’aquila di Emporio Armani e, per citare una tendenza attualissima, l’omino che salta di Air Jordan).
In molti casi, infatti, è sufficiente un simbolo ben studiato per poter accogliere i valori e le prerogative di un’azienda, dei suoi prodotti e dei suoi servizi, e per contraddistinguere un brand dalla concorrenza.
Quando si effettua la registrazione del marchio, quindi, non bisognerebbe mai sottovalutare il valore delle immagini e si dovrebbe, in ogni caso, considerare la registrazione del marchio figurativo.
Come? Si possono depositare anche le immagini?
Le immagini non solo possono essere tutelate, ma la protezione del marchio figurativo è essenziale qualora esso costituisca un elemento distintivo per il brand.
Considera che solo nel 2022, secondo le statistiche dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state depositate oltre 37.000 domande per la registrazione di marchi figurativi. Un numero enorme ma che rende l’idea di quanto sia importante tutelare l’immagine rappresentativa del proprio business.
In questo articolo ti spiegherò cos’è un marchio figurativo, come si tutela e cosa prevede la normativa a riguardo.
| Cos’è un marchio figurativo?
L’articolo 7 del Codice della proprietà industriale spiega che: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”. Ciò vuol dire che la normativa tutela non solo i marchi costituiti esclusivamente dal nome del brand (ossia i marchi denominativi) ma anche i segni, gli elementi grafici e i colori (ovvero marchi figurativi).
Il marchio figurativo, quindi, è un marchio costituito da disegni, immagini, colori o altri elementi grafici, con la prerogativa di distinguere i servizi e i prodotti di un’impresa dagli altri.
L’immagine può essere depositata come marchio figurativo purché permetta alle autorità competenti e al pubblico di comprendere quale sia l’oggetto della protezione.
In linea generale, la normativa di riferimento per la tutela del marchio è costituita dal Codice civile (artt. 2569 – 2574 c.c.), dal Codice di proprietà industriale (artt.7-28) e dalla normativa europea ed internazionale.
Affinché possa essere tutelato, il marchio figurativo deve essere nuovo e dotato di capacità distintiva.
| Capacità distintiva del marchio
La capacità distintiva del marchio è uno dei requisiti principali richiesti ai fini della registrazione; la normativa, infatti, specifica che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo”.
Ma cosa si intende per capacità distintiva?
Essa costituisce la capacità del marchio di distinguere il brand e i suoi servizi/prodotti da quelli della concorrenza. Il marchio può essere classificato proprio a seconda dell’intensità della sua capacità distintiva come:
- marchio forte: un marchio viene considerato forte quando non ha attinenza con il prodotto a cui è legato, ma lo distingue in modo chiaro e inequivocabile. Un comprensibile esempio di marchio forte è Apple;
- marchio debole: in questa tipologia rientrano i marchi che contengono richiami espliciti al servizio o prodotto che rappresentano. La debolezza è rappresentata dal fatto che possano essere facilmente confondibili; un esempio di marchio debole è ScarpaMondo.
C’è da dire che, classificare un marchio come debole non vuol dire che non possa avere successo, e il marchio Melinda ne è l’esempio lampante. La distinzione tra marchio forte e marchio debole è molto importante soprattutto quando si parla di contraffazione: un marchio forte non è facile da contraffare mentre un marchio debole può essere contraffatto con pochissime modifiche. A livello normativo, inoltre, i marchi forti sono più tutelati poiché sono più riconoscibili.
Tuttavia, anche un marchio inizialmente debole può acquisire la capacità distintiva con il suo utilizzo costante e con l’associazione, nella mente delle persone, del marchio debole alla azienda o professionista che ne è titolare (il c.d. secondary meaning).
| Quali marchi di forma o segni non possono essere registrati
Il legislatore ha precisato anche che la tutela del marchio figurativo non può essere richiesta per alcuni segni:
- segni che rappresentano, per la forma o altre caratteristiche, la natura del prodotto;
- segni di uso comune o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.
Non è possibile nemmeno registrare stemmi o figure lesive dell’immagine nazionale o contrarie all’ordine pubblico.
| Quando e perché registrare il marchio figurativo
Il marchio figurativo va registrato quando l’elemento grafico costituisce un elemento distintivo e caratterizzante per il marchio.
Per capire se è il caso di registrare il tuo marchio figurativo, puoi riflettere su alcuni aspetti:
- la grafica è fondamentale per il tuo marchio?
- a livello di design, l’immagine ti distingue dai tuoi concorrenti?
Come Avvocato dell’ecommerce, consiglio sempre ai miei clienti di non trascurare la registrazione del marchio figurativo o del logo come marchio figurativo. La registrazione del marchio, infatti, offre dei vantaggi non trascurabili, che sono:
- il monopolio sull’utilizzo del marchio per le classi merceologiche per cui viene registrato;
- maggiori tutele in caso di contraffazione, anche nei confronti dei competitors;
- la possibilità di sfruttare il valore commerciale del marchio attraverso la concessione del marchio in licenza o la cessione di esso.
Inoltre, non tutti sanno che, con un marchio d’impresa registrato è possibile accedere ad alcuni tipi di finanziamenti,
| Marchio figurativo e denominativo: quale bisogna registrare
Quando si parla di marchio figurativo è imprescindibile un piccolo excursus sul marchio denominativo o marchio verbale. Quest’ultimo è il marchio costituito da sole parole o numeri, e i nomi di persona ne sono l’esempio più calzante (basti pensare a Calvin Klein o Elisabetta Franchi).
Il marchio denominativo viene registrato quando ha un carattere forte, ossia quando da solo è sufficiente per distinguere il prodotto/servizio offerto dall’azienda. Al contrario, se la parola non è abbastanza distintiva, è importante accompagnarla con una forma grafica, imprimendo una maggiore forza distintiva al marchio. In questo caso si parla di marchio misto, o marchio figurativo con elementi verbali.
| Deposito del marchio misto: cosa protegge
Per marchio misto, dunque, si intende un marchio composto da una o più parole accompagnate da un logo figurativo. L’esempio più rilevante di marchio misto è quello di Coca Cola, in cui il testo è imprescindibile dalla forma grafica e dai colori.
Depositando un marchio misto non si hanno le stesse tutele rispetto al deposito del marchio denominativo o figurativo: in questo caso, infatti, viene tutelata la parola in uno specifico ambito di utilizzo. Questo non vuol dire che la parola o l’immagine non vengano coperte ma risulta ridotto l’ambito della tutela, che va a riferirsi specificatamente alla parola e all’immagine utilizzate insieme.
Quando si deposita un marchio misto, inoltre, si va incontro ad alcuni vincoli: il nome e la grafica non possono essere utilizzati separatamente; si paga un sovrapprezzo per il deposito del marchio a colori e i costi aumentano per ogni variante di colore.
| Come si registra un marchio figurativo
Per registrare un marchio figurativo bisogna seguire i passaggi previsti per la registrazione del marchio, ossia:
- fare una ricerca di anteriorità, di similitudine o somiglianza del marchio figurativo per vedere se risultano già depositati marchi simili o uguali. Nel caso di marchio misto, la ricerca va fatta sull’insieme del marchio;
- scegliere le categorie merceologiche per le quali proteggere il marchio figurativo;
- compilare in maniera corretta la domanda di registrazione del marchio;
- pagare le spese registrazione del marchio figurativo;
- presentare la domanda di registrazione presso la Camera di Commercio territoriale, all’Ufficio Marchi e Brevetti o tramite un avvocato specializzato nella registrazione di marchi e brevetti.
| Come descrivere un marchio per la registrazione
Il deposito del marchio richiede una profonda esperienza, poiché basta un’inezia per rischiare di depositare un marchio in violazione dei diritti di terzi, oppure rischiare di depositare una domanda che poi non supererà l’esame. La compilazione della richiesta di deposito è un passaggio che si dà per scontato ma è proprio in quel modulo che vanno indicate tutte le caratteristiche del logo da registrare.
Per non sbagliare, ecco un esempio di descrizione del marchio: “Il marchio figurativo consiste nella silhouette di una donna con delle buste in mano. I colori sono il nero e il rosso…”.
Insomma, nella descrizione del marchio non va omesso nessun particolare in modo che non possano esserci equivoci o che la pratica venga rigettata.
Chi rivendica anche la protezione dei colori, deve indicare i toni da proteggere, scrivendoli a parole.
Quando il deposito riguarda un marchio contenente una scritta (marchio figurativo misto), bisogna inserire le parole che compongono la parte denominativa sia nella descrizione del marchio che nella casella riservata alla denominazione.
| Come registrare un marchio figurativo
Spesso si pensa che non sia necessario depositare un marchio costituito da immagini o che, depositando un marchio denominativo, la protezione del logotipo sia automatica. Purtroppo questo non corrisponde alla realtà. Per molti brand, il marchio figurativo costituisce un valore aggiunto e rappresenta una fonte di enorme guadagno (ricordiamoci l’esempio di Apple).
La tutela del marchio è un argomento delicato che richiede competenza e abilità, poiché può avere risvolti molto negativi per un brand (la contraffazione è tra i peggiori).
Per sfruttare il valore del tuo brand, contatta il nostro studio legale. Noi di Ecommerce Legale ti aiuteremo a capire come tutelare il tuo marchio in modo coerente con le prospettive del tuo business, seguendo ogni fase della registrazione.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
