La contraffazione del marchio rappresenta uno dei problemi più rilevanti per le aziende. Tra l’altro, a differenza di quanto si tenda a pensare, i casi di contraffazione non riguardano esclusivamente il mercato della moda e del lusso. A subire danni economici a causa della contraffazione sono anche le imprese farmaceutiche, l’elettronica (soprattutto per quanto riguarda gli smartphone), la cosmesi, i vini e gli alcolici in generale.
Ma cosa dice la legge sulla contraffazione? Che succede se si plagia un logo? Come puoi tutelare il tuo marchio dalla contraffazione?
La contraffazione e l’imitazione sono due forme di concorrenza sleale che consistono nell’utilizzo di un marchio registrato o di un segno simile da parte di un soggetto non autorizzato. Così facendo si crea confusione nel consumatore che può confondere la merce contraffatta con quella originale.
Questo tipo di illecito ha ripercussioni pesanti su tutta la filiera sia a livello economico che di immagine: le aziende vedono calare il proprio fatturato ma, soprattutto, si ha una perdita di credibilità per il marchio. Solitamente, infatti, le merci contraffatte hanno una qualità inferiore che può provocare insoddisfazione e delusione nei consumatori, oltre a eventuali rischi per la salute dovuti all’uso di materiali scadenti.
La violazione può essere anche involontaria ma anche in questo caso il titolare del marchio registrato ha la possibilità di andare in giudizio per tutelare la propria azienda.
Con lo sviluppo della vendita online, stanno crescendo esponenzialmente i numeri della contraffazione nell’ecommerce: tra il 2017 e il 2019, il 56% dei sequestri doganali nell’UE era connesso al commercio elettronico.
Quello della contraffazione è un fenomeno che interessa da vicino le imprese del Made in Italy, riconosciute in tutto il mondo per qualità, identità culturale, attenzione alle materie prime, creatività e originalità.
Nell’articolo, gli avvocati del nostro studio specializzato nella registrazione dei marchi ti spiegheranno come difendere il tuo brand dalla contraffazione e come non commettere contraffazione nei confronti di altri.
Indice
Cos’è la contraffazione del marchio
Per dare una definizione di contraffazione del marchio bisogna partire dai diritti connessi alla registrazione del marchio. Quando si registra un marchio, il titolare del marchio acquisisce il diritto all’uso esclusivo del marchio. Secondo l’articolo 20 del Codice della proprietà industriale (CPI), infatti,
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
In pratica, il titolare del marchio registrato ha il diritto esclusivo sull’uso del segno, sia identico che simile a quello registrato. Inoltre, ha il diritto di vietare l’uso del marchio registrato a terzi per prodotti o servizi identici o affini a quelli delle classi merceologiche per le quali è stata effettuata la registrazione.
Da qui è possibile comprendere che il reato di contraffazione del marchio consiste in:
- alterazione o contraffazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- uso di marchi o segni contraffatti o alterati;
nonostante la possibilità di sapere dell’esistenza della proprietà industriale.
Dunque, parliamo di falsificazione del segno distintivo dell’azienda per inserirsi sul mercato. La legge sulla contraffazione si applica anche ai brevetti, ai disegni e ai modelli industriali.
Cosa dice la legge sulla contraffazione
La legge sulla contraffazione è stata concepita con due finalità ben precise:
- tutelare il consumatore da pratiche commerciali scorrette;
- garantire i diritti del titolare del marchio.
In effetti, se sul piano pratico la contraffazione si manifesta con la riproduzione e l’uso illecito del marchio da parte di terzi non autorizzati, bisogna considerare che chi commette il reato cerca di sfruttare il valore immateriale del marchio, ossia il valore di marca o del brand. Perciò i soggetti da tutelare sono due, il titolare del marchio e i consumatori.
Tendenzialmente quando si parla di legge sulla contraffazione si fa riferimento all’art. 473 del Codice Penale che dice: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”.
Ciò che va sottolineato di questa disposizione è che non vuole punire la semplice riproduzione, ma la lesione della fiducia che i consumatori hanno nei confronti del brand e del marchio che lo rappresenta. Infatti, il reato non consiste solo nella riproduzione abusiva del marchio affinché il marchio contraffatto e l’originale siano identici. La contraffazione consiste nella falsificazione degli elementi essenziali del marchio che possono trarre in inganno il consumatore.
Oltre al codice penale, in riferimento alla contraffazione bisogna tener conto anche di altre disposizioni:
- Codice della proprietà industriale (CPI): che tutela le opere dell’ingegno in ambito produttivo e commerciale (invenzioni, marchi e brevetti, modelli industriali, indicazioni geografiche di provenienza);
- Legge sul diritto d’autore (legge 633 del 1941): che riconosce i diritti morali e patrimoniali all’autore dell’opera.
Le tipologie di contraffazione
Come può manifestarsi la contraffazione?
Tra le fattispecie di contraffazione rientrano la contraffazione in senso stretto, l’alterazione, l’usurpazione e la violazione dei marchi. Inoltre, è considerata una forma di contraffazione anche la contraffazione di segni distintivi o di altra natura relativi all’origine, alla provenienza e alla qualità dei prodotti.
In particolare, la contraffazione può manifestarsi come:
- fabbricazione di prodotti identici o similari;
- utilizzo dell’etichetta di un brand o del marchio su prodotti non originali;
- vendita di prodotti contraffatti offline e online;
- imitazione dei disegni e dei modelli di un brand;
- registrazione di un marchio identico a un altro;
- utilizzo di un marchio registrato identico a uno noto;
- importazione e commercializzazione di prodotti falsamente contrassegnati;
- sovrapproduzione di un marchio noto da parte dei licenziatari o dei subfornitori.
Per identificare l’illecito di contraffazione bisogna considerare se il segno sia identico o simile: nel primo caso, la contraffazione è presunta; quando tra i segni c’è similitudine, è necessario provare che la somiglianza tra i segni provoca confusione nel consumatore.
Alterazione del marchio
L’articolo 473 del codice penale si riferisce sia alla contraffazione del marchio che all’alterazione. In pratica, viene considerata reato anche la modifica di un marchio effettuata alterando gli elementi che ne fanno parte.
Contraffazione di un marchio noto
Se un marchio registrato è particolarmente noto ed è riconoscibile dal consumatore medio, la legge riconosce al titolare la possibilità di vietare ad altri sia l’uso del marchio stesso che di segni simili per trarre vantaggio dalle caratteristiche distintive del segno. Questa disposizione non è valida solo per la categoria merceologica per cui risulta registrato il marchio, ma anche per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali risulta registrato.
Ciò significa che non deve esserci neanche la possibilità che il marchio contraffatto evochi il marchio noto registrato.
Contraffazione di un marchio debole
Un caso particolare di contraffazione è quello che riguarda il marchio debole, ossia un marchio con poca capacità distintiva. Rientrano nella categoria i marchi descrittivi composti dal nome generico del prodotto, il quale non può essere oggetto di tutela.
I marchi di questo tipo possono essere cambiati parzialmente per non incorrere nel reato di contraffazione.
Contraffazione di un marchio non registrato o marchio di fatto
Si può parlare di contraffazione per quanto riguarda un marchio non registrato?
In linea teorica, il reato di contraffazione riguarda esclusivamente i marchi registrati. Tuttavia, in alcuni casi, la giurisprudenza (la Corte di Cassazione) ha riconosciuto anche al marchio di fatto la tutela penale.
Il marchio di fatto è un marchio non registrato utilizzato per contraddistinguere alcune categorie di prodotti e/o servizi.
La tutela del marchio di fatto viene riconosciuta se la violazione può generare o abbia generato confusione nei consumatori, oppure in caso di preuso. Ovvero il titolare mantiene il diritto di uso esclusivo solo nell’ambito in cui veniva utilizzato in precedenza senza la possibilità di ampliare il mercato.
Usurpazione del marchio
L’usurpazione del marchio rappresenta un reato ancora più grave della contraffazione. Essa consiste nell’uso del marchio altrui senza autorizzazione.
Falso grossolano, falso innocuo, falso inutile
La legge sulla contraffazione dei marchi non riguarda alcune tipologie di falso:
- falso grossolano: in questa categoria rientrano i falsi che possono essere riconosciuti a occhio e che non possono trarre in inganno nessuno;
- falso innocuo: avviene quando il marchio potrebbe essere idoneo a ingannare ma in concreto non lo è;
- falso inutile: non esiste reato poiché si va a riprodurre un marchio che non esiste.
In questi casi non si configura il reato di contraffazione.
Le sanzioni per contraffazione del marchio
Nel codice penale vengono stabilite le sanzioni per contraffazione del marchio, dei disegni industriali e dei brevetti.
In particolare, per la contraffazione, l’alterazione o l’uso di marchi e segni distintivi è previsto:
- detenzione da sei mesi a tre anni;
- multa dai 2500 euro ai 25000 euro.
La contraffazione, l’alterazione o l’uso di brevetti, disegni o modelli industriali è punita con:
- reclusione da un anno a quattro anni;
- multa dai 3500 euro ai 35000 euro.
La pena, tuttavia, va sempre commisurata alla gravità del danno, considerando le perdite subite dal titolare del marchio e l’intenzionalità del responsabile.
Il titolare del marchio può anche richiedere il risarcimento del danno subito dalla contraffazione. Il computo del risarcimento viene fatto tenendo conto del danno economico diretto, del danno di immagine e dell’eventuale danno reputazionale. Inoltre, può essere valutato il profitto ottenuto dal contraffattore in seguito alla contraffazione del marchio.
Una ulteriore misura contro la contraffazione stabilita dall’articolo 124 e seguenti del CPI è la distruzione dei beni contraffatti, la rimozione dal commercio, la cessazione (inibitoria) della fabbricazione e dell’uso delle cose contrassegnate dal segno contraffatto.
Il titolare del marchio può richiedere altresì la pubblicazione della sentenza su Internet o sui quotidiani. Questo tipo di sanzione per contraffazione va a discapito del contraffattore che, oltre a sostenere le spese, deve fare i conti con un’importante lesione della sua reputazione.
Esempi di contraffazione del marchio
I casi di contraffazione sono sempre all’ordine del giorno. Sai quante volte ti sarà capitato di vedere marchi contraffatti senza nemmeno riconoscerli o farci caso! Se vedi un tessuto con un motivo a tartan beige, a righe nere, bianche e rosse, cosa ti ricorda? Si tratta del celebre “Burberry Check”, il pattern che caratterizza i capi di abbigliamento del noto marchio Burberry.
Nel 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa a favore del brand dopo la denuncia di contraffazione del marchio figurativo “Burberry check”. La Guardia di Finanza, infatti, aveva sequestrato circa 4000 metri quadrati di tessuto che riproduceva il tartan “Burberry Check”. In seguito al rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di Roma e della Corte D’Appello di Roma, l’azienda si è rivolta anche alla Suprema Corte. Quest’ultima ha ribaltato le prime due sentenze e ha accolto la domanda di Burberry, riconoscendo che l’utilizzo del motivo da parte di altri tendeva a essere ingannevole nei confronti del consumatore.
Un’altra famosa disputa sui marchi è quella che riguarda i Beatles e la Apple Inc sulla parola apple. Il termine era stato utilizzato per la prima volta dal gruppo musicale, per la compagnia Apple Corps. Dopo diversi anni di battaglie legali, la compagnia di Steve Jobs ha accettato di pagare Apple Corps e non utilizzare il marchio nell’ambito musicale. Nuovi problemi, tuttavia, sono sorti con l’avvento di ITunes che ha portato Apple Inc. ad acquisire i diritti sul marchio Apple Corps.
Come proteggere il marchio dalla contraffazione con Ecommerce Legale
A questo punto è importante capire come tutelarsi dalla contraffazione del marchio e, viceversa, cosa succede se copi un marchio.
La contraffazione del marchio comporta rischi di diversa entità, che vanno dalle sanzioni alla detenzione. Dunque, nel caso in cui tu voglia utilizzare il logo o il marchio di un’altra azienda è sempre meglio pensare a soluzioni come il licensing.
Se invece stai progettando l’immagine del tuo brand, chiedi un parere a uno studio legale specializzato nella registrazione del marchio per agire al meglio. La tutela della tua attività imprenditoriale, infatti, dovrebbe sempre iniziare da uno step fondamentale: la registrazione del marchio. In caso di contraffazione o imitazione del marchio registrato, infatti, puoi rivolgerti a un legale per fermare la violazione. A seconda dei casi, si potrà optare per la via stragiudiziale (in particolare la diffida) o andare in giudizio, considerando l’urgenza e la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
Uno studio legale specializzato in marchi potrà consigliarti anche l’attività di monitoraggio sul marchio, così da prevenire o agire velocemente contro eventuali violazioni.
Per altri consigli sulla proprietà intellettuale e la tutela dei marchi, fissa ora la tua call con gli avvocati di Ecommerce Legale. Insieme troveremo la strategia legale vincente per il tuo brand.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
